最高人民法院知识产权案件年度报告().doc_知识产权专利检索报告

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最高人民法院知识产权案件年度报告（2011）

序言..................................................................................................................................................2

一、专利案件审判...........................................................................................................................4

（一）专利民事案件审判.......................................................................................................4

1．专利说明书及附图的例示性描述对权利要求解释的作用.....................................4 2.说明书对权利要求的用语无特别界定时应如何解释该用语的含义.......................6 3.母案申请对解释分案申请授权专利权利要求的作用.............................................10 4.被诉侵权技术方案缺少专利技术特征的情况下不构成侵权.................................13 5.先用权抗辩的审查与认定.........................................................................................15 6.区别于现有设计的设计特征对外观设计整体视觉效果的影响.............................16

（二）专利行政案件审判.....................................................................................................18 7.专利说明书中没有记载的技术内容对创造性判断的影响.....................................18 8.药品研制、生产的相关规定对药品专利授权条件的影响.....................................21 9.专利申请文件的修改是否超出原说明书和权利要求书记载的范围的判断标准.21 10．判断专利申请文件的修改是否超出原说明书和权利要求书记载的范围应当充分考虑专利申请所属技术领域的特点.............................................................................24 11.专利无效宣告程序中权利要求书的修改方式是否严格限于《专利审查指南》限定的三种方式.................................................................................................................26 12.专利申请文件的修改限制与专利保护范围的关系...............................................29 13.专利申请文件的修改限制与禁止反悔原则的关系...............................................30 14.专利无效行政诉讼程序中人民法院可否依职权主动引入公知常识...................31 15.外观设计相近似判断中“整体观察、综合判断”的把握...................................33 16.设计要素变化所伴随的技术效果的改变对外观设计整体视觉效果的影响.......36

二、商标案件审判.........................................................................................................................37

（一）商标民事案件审判.....................................................................................................37 17.判断商标侵权行为应考虑相关公众混淆、误认的可能性...................................37 18.独家经营和使用的具有产品和品牌混合属性的商品名称不应认定为通用名称39

（二）商标行政案件审判.....................................................................................................42 19.含有描述性外国文字的商标的显著性的审查判断...............................................42 20.含有描述性要素的商标的显著性的审查判断.......................................................43 21.类似商品认定中对产品用途的考虑.......................................................................45 22.关联商品可视情纳入类似商品范围.......................................................................47 23.《类似商品和服务区分表》对类似商品认定的作用...........................................49 24.商标是否驰名应根据案件具体情况及所涉商品特点等进行综合判断...............51 25.近似商标共存协议影响商标可注册性的审查判断...............................................53 26.注册商标连续3年停止使用撤销制度中商业使用和合法使用的判断标准.......55 27.商标驳回复审程序和商标异议复审程序之间一事不再理原则的适用...............57 28.商标驳回复审行政诉讼程序中应否考虑阻碍申请商标注册的事实发生的新变化.........................................................................................................................................59 29.商标驳回复审行政诉讼程序中应否考虑证明申请商标使用情况的新证据.......61 30.商标行政诉讼程序中对当事人提交的新证据的处理及类似商品的认定...........62

三、著作权案件审判.....................................................................................................................65 31.本身并不表达某种思想的答题卡不构成著作权法意义上的作品.......................65

四、竞争案件审判.........................................................................................................................66 32．构成国家秘密的商业秘密的秘密性认定.............................................................66 33.作为商业秘密的整体信息是否为公众所知悉的认定...........................................68 34.单纯的竞业限制约定能否构成作为商业秘密保护条件的保密措施...................69 35.商业秘密侵权认定中对不正当手段的事实推定...................................................71 36.具有描述性的商品名称构成知名商品特有名称的条件.......................................72

五、知识产权合同案件审判.........................................................................................................74 37.技术合同所涉的产品或者服务需要行政审批和许可对技术合同效力的影响...74 38.特许经营合同的定性与判断...................................................................................76

六、关于知识产权侵权责任承担.................................................................................................79 39.专利临时保护期内制造、销售、进口的被诉专利侵权产品的后续使用、许诺销售、销售行为的民事责任.............................................................................................79

七、关于知识产权诉讼证据与程序.............................................................................................81 40.确认不侵犯知识产权之诉的受理条件...................................................................81 41.被诉侵权产品的出口装船交货地可否认定为侵权行为地...................................83 42.对原审诉讼期间仍在持续的侵权行为的处理.......................................................84 43.无独立请求权的第三人在诉讼程序中是否有权申请鉴定...................................85 44.鉴定材料取样时未通知当事人到场是否构成鉴定程序违法...............................87 结语................................................................................................................................................87

序言

2011年，最高人民法院适应中国特色社会主义法律体系形成后的新要求，紧紧围绕执法办案第一要务，严格依法办案，保证知识产权案件公正高效审理；加强审判监督和业务指导，创新业务指导方式，确保知识产权司法统一；创新和发展诉讼与非诉讼相衔接的纠纷解决机制，加强诉讼调解，努力实现法律效果和社会效果的统一，知识产权审判工作取得新进展，知识产权司法保护对科技进步、知识创新和文化发展的规范、引导、促进和保障作用得到进一步发挥。

2011年，最高人民法院知识产权审判庭全年共新收各类知识产权案件420件，比2010年增长34.19%。在新收案件中，按照案件所涉权利类型划分，共有专利和其他技术类案件163件，商标案件132件，著作权案件45件，商业秘密案件5件，其他不正当竞争案件10件，知识产权合同案件37件，其他案件28件（主要涉及知识产权案件管辖权的确定问题）。按照案件性质划分，共有行政案件115件，占全部新收案件的27.38%，其中专利行政案件47件，商标行政案件68件，分别比2010年增长27.03%和151.85%；共有民事案件305件，占全部新收案件的72.62%。另有2010年旧存案件46件，2011全年共有各类在审案件466件。全年共审结各类知识产权案件423件，其中二审案件3件，申请再审案件363件，提审案件34件，请示案件22件，抗诉案件1件。在审结的363件申请再审案件中，裁定驳回再审申请256件，裁定提审49件，裁定指令或者指定再审33件，裁定撤诉（包括和解撤诉）15件，函转原审法院复查处理1件，以其他方式处理9件。在调撤案件中，广州市红太阳机动车配件有限公司与安徽江淮汽车集团有限公司、安徽江淮汽车股份有限公司确认不侵犯商标权纠纷等案件的成功调解，彻底化解了当事人之间的矛盾，实现了双方包容增长、和谐发展，在社会上产生了良好反响。

2011年最高人民法院审理的知识产权和竞争案件呈现如下特点：专利商标行政案件增长迅猛，在全部案件中所占比重增加，尤其是专利商标授权确权案件增长明显，成为去年最显著的案件特点；因法律规定比较原则需要明确法律边界，给社会公众以具体指引的新类型、疑难案件依然居高不下；专利案件数量持续上升，涉案技术的含金量越来越高，发明专利案件和涉及医药、化工、通信等高新技术领域的案件明显增多；商业标识类案件尤其是商标案件比重增多，商标权人通过诉讼维护市场利益和划定行为界限的需求日益强烈；著作权案件中涉及软件、数据库、动漫等新兴产业领域的案件比重增加，诉争保护的新类型著作权客体不断涌现；不正当竞争案件中涉及网络技术、新型商业模式的不正当竞争纠纷以及商业秘密纠纷的比重增加。与上述案 3 件特点相适应，最高人民法院在行使知识产权审判职能方面呈现出如下特点：对专利商标行政机关授权确权行为的司法审查日渐深入，司法裁判在专利商标授权确权标准的确定和把握方面发挥的作用日益凸显，司法保护知识产权的主导作用进一步发挥；在严格依法行使审判权的同时，重视知识产权司法政策在新型、疑难、复杂案件法律适用中的导向作用，确保法律适用正确方向；依托和凝聚社会共识，明晰法律含义和明确法律边界，维护知识产权法律适用统一；在加大知识产权保护力度的同时，更加注重利益平衡，积极促进知识产权利益各方共同受益和均衡发展。

为总结和梳理最高人民法院在知识产权和竞争审判领域处理新型、疑难、复杂案件的审判标准、裁判方法和司法政策，最高人民法院从2011年审结的知识产权案件中精选出34件典型案件，归纳出44个具有普遍指导意义的法律适用问题，形成本年度报告并予以发布。

一、专利案件审判

（一）专利民事案件审判

1．专利说明书及附图的例示性描述对权利要求解释的作用 在申请再审人徐永伟与被申请人宁波市华拓太阳能科技有限公司（以下简称华拓公司）侵犯发明专利权纠纷案【（2011）民提字第64号】（以下简称‚太阳能手电筒‛专利侵权案）中，最高人民法院指出，运用说明书及附图解释权利要求时，由于实施例只是发明的例示，不应当以说明书及附图的例示性描述限制专利权的保护范围。

本案的基本案情是：徐永伟是‚太阳能手电筒‛发明专利（即本案专利）的权利人。本案专利权利要求1为：一种太阳能手电筒，其包括有手电筒的筒体、灯头、灯座、开关，灯头与筒体进行连接，筒体里内臵有充电电池作为电源，同时手电筒上安装有控制电源断通的开关，筒体的外表面固定有太阳能电池板，太阳能电池板的输出与筒体内的充电电池进行并联连接，其特征在于所述的太阳能电池板与在外面的、保护太阳能电池板的、透明的罩盖组成可脱卸的部件，同时，筒体的表面开有配合的安装孔，罩盖的前部有前缘部分，与安装孔的前沿呈插接连接，罩盖的后端面上开有小孔，紧固有紧固件，紧固件与筒体的后部里表面进行配合固定，使该部件能够通过可脱卸的连接结构安装固定在筒体的外表面安装孔上。华拓公司生产、销售被诉侵权的太阳能手电筒，并在其网站上和产品宣传册中进行许诺销售。徐永伟以华拓公司的行为构成专利侵权为由提起诉讼。浙江省宁波市中级人民法院一审认为华拓公司构成侵权，判决华拓公司立即停止侵权、赔偿徐永伟经济损失6万元（含徐永伟为调查、制止侵权支付的合理费用）。徐永伟、华拓公司均提起上诉。浙江省高级人民法院二审认为，本案专利的发明目的在于采用透明的罩盖对太阳能电池板进行保护，防止异物划伤损坏，延长使用寿命，并采用可脱卸式的安装结构，方便其拆换太阳能电池板。被诉侵权产品筒体后端盖经过高压冲压后固定在手电筒的筒体上，无法通过人力正常打开。因此，被诉侵权产品的筒体后端盖并不具备本案专利的‚可脱卸的连接结构‛这一必要技术特征，从而也使其太阳能电池板与透明罩盖之间无法进行脱卸和更换，也不具备本案专利的‚太阳能电池板与在外面的、保护太阳能电池板的、透明的罩盖组成可脱卸的部件‛这一必要技术特征。遂判决撤销一审判决、驳回徐永伟的诉讼请求。徐永伟向最高人民法院申请再审，最高人民法院裁定提审本案。再审过程中，徐永伟以华拓公司的侵权行为仍在继续为由，将其一审诉请的赔偿数额20万元 5 调整为50万元。最高人民法院于2011年5月10日判决撤销二审判决，维持一审判决，华拓公司向徐永伟另支付制止侵权的合理费用3万元。

最高人民法院再审认为：权利要求的作用在于界定专利权的权利边界，说明书及附图主要用于清楚、完整地描述专利技术方案，使本领域技术人员能够理解和实施该专利。而教导本领域技术人员实施专利的最好方式之一是提供实施例，但实施例只是发明的例示，因为专利法不要求、也不可能要求说明书列举实施发明的所有具体方式。因此，运用说明书及附图解释权利要求时，不应当以说明书及附图的例示性描述限制专利权的保护范围。否则，就会不合理地限制专利权的保护范围，有违鼓励发明创造的立法本意。本案专利权利要求书并未记载电筒‚后端盖‛，仅在说明书的实施例部分及附图部分有所提及，不能将‚后端盖‛作为界定本案专利权保护范围的依据。同时，专利权利要求1中的‚可脱卸‛是指电池板与罩盖之间的可脱卸以及罩盖、电池板与筒体之间的可脱卸，而后端盖的开合是指后端盖与筒体之间的可脱卸，两者并非同一涵义。此外，华拓公司在申请再审中提交的专利审查档案进一步印证，后端盖不属于本案专利所述‚可脱卸连接结构‛的组成构件。因此，专利权利要求中‚可脱卸‛部件或者连接结构等技术特征与后端盖能否开合无关。被诉侵权产品的后端盖不能通过人力打开，并不意味着其不具有专利权利要求中的‚可脱卸‛特征。被诉侵权产品具备了专利权利要求1的全部技术特征，落入本案专利权的保护范围。

2.说明书对权利要求的用语无特别界定时应如何解释该用语的含义

在申请再审人深圳市蓝鹰五金塑胶制品厂（以下简称蓝鹰厂）与被申请人罗士中侵犯实用新型专利权纠纷案【（2011）民提字第248号】中，最高人民法院认为，在专利说明书对权利要求的用语无特别界定时，一般应根据本领域普通技术人员理解的通常含义进行解释，不能简单地将该用语的含义限缩为说明书给出的某一具体实施方式体现的内容。

本案的基本案情是：罗士中是名称为‚汽车方向盘锁‛的实用新型专利（即本案专利）的专利权人。本案专利的权利要求1为：‚汽车方向盘锁，包括前叉、后叉、止动杆、锁头、锁体及其内部的锁止元件，其特征在于：它还包括组合锁梁，以及锁体内部的弹性定位掣，组合锁梁的叉杆左端设有前叉，右端呈直角形的设有转轴，转轴下端插入锁体左端的垂直大孔内形成铰链连接，垂直大孔的两侧设有贯穿其中心的纵向孔，左侧的纵向孔内装有堵盖和弹性定位掣，右侧的纵向孔内装有锁止元件，转轴下端的中部设有径向凹坑，其位臵与锁止元件和弹性定位掣相对应，锁体中部设有控制锁止元件的锁头，锁体右端下方设有后叉，其上方固装着止动杆的左端，组合锁梁通过铰链展开后与锁体、后叉和止动杆形成一错位的横杠，锁止元件卡在转轴的径向凹坑与锁体之间，前叉的叉口朝向左方，后叉的叉口朝向右方，两叉口非对称地撑卡在方向盘圆环上；锁头控制锁止元件退出径向凹坑开锁，组合锁梁回转180度形成与锁体及其右端的止动杆平行的折叠状，弹性定位掣弹顶在转轴的径向凹坑与锁体之间，前叉与后叉的叉口均朝向右方。‛罗士中认为蓝鹰厂制造、销售的蓝鹰128#锁落入本案专利保护范围，遂提起诉讼，请求判令蓝鹰厂承担侵权责任。广东省深圳市中级人民法院一审认为，被诉侵权产品与本案专利在锁体内部结构、转轴结构以及弹性定位掣、锁止元件与转轴的配合方式方面存在不同。这种结构和配合关系的不同，导致二者在技术效果方面存在明显区别，被诉侵权产品 7 没有落入本案专利权的保护范围。遂判决驳回罗士中的诉讼请求。罗士中不服，提起上诉。广东省高级人民法院二审认为，被诉侵权产品与本案专利权相比，两者的在锁体内部构造、转轴结构以及锁止元件、弹性定位掣与转轴操作配合方式方面均相同。一审判决始终将本案专利具体实施例与被诉侵权产品相比，比对对象错误。本案被诉侵权产品落入本案专利权保护范围。据此，判决撤销一审判决，蓝鹰厂承担侵犯专利权的法律责任。蓝鹰厂不服，向最高人民法院申请再审。最高人民法院提审本案后于2011年12月20日作出再审判决，维持二审判决，驳回了蓝鹰厂的再审申请。

最高人民法院再审认为：本案专利产品OK-310BA折叠式方向盘自动锁是本案专利实施例1的具体体现，在确定本案专利权的保护范围时，可以帮助理解权利要求的内容。但是，侵权判断时，应该防止将该具体的实施例与被诉侵权产品进行对比，以免不当地缩小专利权的保护范围。本案中，对以下技术特征是否相同或者等同存在争议：1.锁体内部结构。本案专利权利要求中相应技术特征为：‚垂直大孔的两侧设有贯穿其中心的纵向孔‛。‚贯穿‛不是一个专业技术术语，在本案专利说明书中也没有对其含义作出特别界定，应根据其通常含义对其进行解释。《现代汉语词典》载明，‚贯‛的意思是‚穿、贯通、连贯‛，‚贯穿‛的意思是‚穿过、连通‛。因此，该技术特征的字面含义为两侧的纵向孔连通并且穿过垂直大孔中心。垂直大孔是立体的，其中心指的是其轴向中心线，而不是轴向中心线的中心。要实现这一点，垂直大孔两侧的纵向孔可以在一条直线上，与垂直大孔形成‚十‛形结构，也可以上下错位设臵，与垂直大孔形成‚Z‛形结构。因为垂直大孔和纵向孔都是中空的，上述两种结构均可以实现垂直大孔两侧的纵向孔连通并且穿过垂直大孔中心。被诉侵权产品 8 锁体内部结构的技术特征为：垂直大孔两侧的纵向孔上下错位设臵，分别与垂直大孔的中心相贯通，与垂直大孔形成‚Z‛形结构。因此，被诉侵权产品关于锁体结构的技术特征与本案专利相同。2.转轴结构及配合关系。本案专利权利要求中相应技术特征为：‚转轴下端的中部设有径向凹坑，其位臵与锁止元件和弹性定位掣相对应‛。‚径向凹坑‛的字面含义为沿转轴直径方向凹陷的坑状结构。在权利要求中没有对径向凹坑的形状、数量及组合方式的限制，也没有对与锁止元件和弹性定位掣相对应的径向凹坑是同一个还是不同的进行限制。本案专利说明书中实施例1和2分别设臵了一个和两个径向凹坑与锁止元件、弹性定位掣同时和分别对应。根据上述对锁体内部结构的分析，在垂直大孔两侧的纵向孔上下错位设臵的情形下，也必定有不同的径向凹坑分别与锁止元件和弹性定位掣相对应。被诉侵权产品转轴结构的技术特征为：转轴下端分成上下两部分，错位开设两种不同滑槽分别与锁止元件和弹性定位掣相对应。位于上方的4个齿形滑槽（两个径向设臵、两个非径向设臵）与锁止元件相对应，位于下方的横截面为半圆弧形的滑槽（非径向设臵）与方形弹性定位掣相对应。判断被诉侵权产品的滑槽与本案专利的径向凹坑是否相同或等同，还应该进一步确定径向凹坑的作用，而不能仅停留在其字面含义。本案专利中的径向凹坑与被诉侵权产品中的滑槽，其作用均是与弹性定位掣和锁止元件相配合，实现锁紧和开锁，以及保持组合锁梁和止动杆的折叠状态。尽管被诉侵权产品中的滑槽有些非径向设臵，但其实质上和本案专利中的径向凹坑是相同的。本案专利权利要求和说明书中，对转轴转动过程中弹性定位掣的位臵没有记载，也就是说没有排除在转轴转动过程中弹性定位掣始终弹顶在径向凹坑内的技术方案。被诉侵权产品弹性定位掣在转轴转动过程中，始终弹顶在横截面为半圆弧形的滑槽内，9 其作用也在于开锁旋转180度后顶在滑槽和锁体之间，保持锁体与组合锁梁折叠状态的相对稳定。在本案专利的权利要求范围内，会有不同的实施方式，不同的实施方式可能会带来技术效果上的差别，但是都落入专利权的保护范围之内。因此，在锁止元件、弹性定位掣与转轴的配合关系上，被诉侵权产品与本案专利相同，落入本案专利权保护范围。

3.母案申请对解释分案申请授权专利权利要求的作用 在申请再审人邱则有与被申请人山东鲁班建设集团总公司（以下简称鲁班公司）侵犯专利权纠纷案【（2011）民申字第1309号】中，最高人民法院认为，母案申请构成分案申请的特殊的专利审查档案，在确定分案申请授权专利的权利要求保护范围时，超出母案申请公开范围的内容不能作为解释分案申请授权专利的权利要求的依据。

本案的基本案情是：邱则有是名称为‚一种现浇砼空心模壳构件‛的发明专利（即本案专利）的专利权人。邱则有在本案中主张权利的依据为本案专利权利要求1和3，本案专利权利要求1的内容为：一种现浇砼空心模壳构件，包括上底(4)，周围侧壁(5)，下底(6)，上底(4)和周围侧壁(5)构成模壳(7)，模壳(7）与下底(6)彼此围成有封闭空腔(8)的模壳构件(3)，其特征在于所述的模壳(7)由至少两块分块模壳板(9)拼接组装而成，分块模壳板(9)有至少一根加强杆(12)支撑。邱则有认为鲁班公司的叠合箱落入本案专利保护范围，遂提起诉讼。山东省济南市中级人民法院一审认为，鲁班公司的叠合箱由顶盒、底盒和侧框板直接组成一个封闭单元，不具备本案专利的全部必要技术特征，故判决驳回邱则有的诉讼请求。山东省高级人民法院二审维持一审判决。邱则有不服，向最高人民法院申请再审。其主要理由之一是，关于本案专利权利要求中的‚分块模壳板‛，根据其字面含义以及本案专利说明书第2页第5－7段的内容可知，是指把一个模壳拆成很多小块，由这些小块组装成模壳。最高人民法院审查查明：本案专利说明书第2页第2段记载：‚本发明的解决方案是在现有技术的基础上，包括……。这样，由于模壳由至少两块分块模壳板拼接组装而成，而分块模壳板为包括部分上板和与之相连的部分侧壁的成型件，因而模壳构件结构简单，构造关系明确，生产容易、成本低，相应楼盖的施工成本低，从而达到了本发明的目的。‛说明书第2页第5-7段记载：‚本发明的特征还在于所述的上底由四块分块模壳板构成。本发明的特征还在于所述的周围侧壁由四块分块模壳板构成。本发明的特征还在于所述的分块模壳板为包括部分上板和与之相连的部分侧壁的成型件。‛本案专利为第03118134.1号发明专利申请（以下简称母案）的分案申请，在母案申请文件中，没有记载本案专利说明书第2页第5－7段的内容。母案专利申请公开说明书记载的权利要求4为，‚根据权利要求2所述的一种现浇钢筋砼空心楼盖，其特征在于模壳构件设臵有十字型加强肋（10），模壳（7）由4块分块模壳板（9）在十字型加强肋（10）上搭接构成。‛母案专利申请公开说明书第2页第5段记载为：‚本发明的特征还在于模壳构件设臵有十字型加强肋，模壳由4块分块模壳板在十字型加强肋上搭接构成。这样，楼盖中的模壳构件的制作更容易，成本更低，相应楼盖的施工成本更低。‛母案专利申请公开说明书附图4、17中，组成模壳的4块分块模壳板均是包括部分上底和部分侧壁的结构。最高人民法院于2011年12月16日裁定驳回了邱则有的再审申请。

最高人民法院审查认为：邱则有主张分块模壳板可以为任 11 意分块，可以是由部分上底与部分侧壁相互连接成的成型件，也可以是单纯的上底或者侧壁。这涉及到对分块模壳板的解释问题。2000年修订的专利法第五十六条第一款规定，发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求。基于以下理由，邱则有关于分块模壳板的解释不能成立：

1、对于权利要求中的自定义词语，通常需要借助专利说明书、其他权利要求以及专利审查档案中对该特定词语的描述，确定该词语的含义。本案专利权利要求1限定，上底（4）和周围侧壁（5）构成模壳（7），模壳（7）由至少两块分块模壳板（9）拼接组装而成。对于所述‚分块模壳板‛，说明书中已经赋予其明确的定义，即，‚分块模壳板为包括部分上底和与之相连的部分侧壁的成型件‛。

2、根据对本案专利权利要求1本身的通常理解，也可以得出分块模壳板为包括部分上底和与之相连的部分侧壁的成型件这一结论。权利要求1称‚分块模壳板（9）有至少一根加强杆（12）支撑‛，若分块模壳板单纯由上底或者侧壁组成，则加强杆将无法对这样的分块模壳板起到支撑作用。

3、本案专利的母案专利申请公开说明书中未公开本案专利说明书第2页第5-7段的内容，邱则有以该内容主张分块模壳板可以单纯由上底或者侧壁组成，本院不予支持。分案申请是一类特殊的申请，是为了保证专利申请人的正当利益不受到损害，允许专利申请人将其在申请日提交的母案申请文件中已经批露、但因单一性等原因不能在母案中获得保护的发明创造另行提出专利申请，同时保留原申请日的一种制度。该制度在保护专利申请人利益的同时，为了平衡社会公众的利益，要求分案申请不得超出母案申请文件公开的范围，即不得在分案申请中补充母案申请文件未曾记载的新内容，以避免专利申请人将申请日后完成的发明创造通过分案 12 申请抢占在先的申请日。因此，分案申请要受到母案申请文件的约束。在此意义上，对于分案申请而言，母案申请构成其特殊的专利审查档案，母案中未公开的内容不能作为权利人基于分案申请主张权利的依据。本案专利是分案申请，其母案专利申请公开说明书中并未记载本案专利说明书第2页第5－7段的内容。根据母案专利申请公开说明书第2页第5段的内容也不能得出分块模壳板可以单纯由上底或者侧壁组成这一结论。此外，在母案专利申请公开说明书附图4、17中，组成模壳的4块分块模壳板均是包括部分上底和部分侧壁的结构。邱则有以母案专利申请公开说明书中未公开的内容主张分块模壳板可以单纯由上底或者侧壁组成，不能成立。

4.被诉侵权技术方案缺少专利技术特征的情况下不构成侵权

在申请再审人张镇与被申请人扬州金自豪鞋业有限公司（以下简称金自豪公司）、包头市同升祥鞋店（以下简称同升祥鞋店）侵犯实用新型专利权纠纷案【（2011）民申字第630号】中，最高人民法院认为，在被诉侵权技术方案缺少权利要求书中记载的一个以上技术特征的情况下，应当认定被诉侵权的技术方案没有落入专利权的保护范围。

本案的基本案情是：张镇为‚一体式勾心鞋跟‛实用新型专利（即本案专利）的专利权人，本案专利权利要求1为：一种一体式勾心鞋跟，是由弧形勾心片与鞋跟立柱组成，其特征在于：弧形勾心片的右下端装有插头，并相互固定为一体，插到鞋跟立柱上端的孔内，鞋跟立柱的下端底部插入跟垫。张镇认为金自豪公司生产、同升祥鞋店销售的凯森牌女士高跟鞋的女士鞋底专用勾心使用了本案专利技术，遂提起诉讼，请求判令金自豪公司和同升祥鞋店承担侵权责任。内蒙古自治区包头市中级人民法院一审认为，金自豪公司生产、销售的凯森牌女士高跟鞋的鞋底来源于案外人肖厚柱，金自豪公司购买肖厚柱的鞋底产品并再加工生产和销售女士高跟鞋时，并不知道该鞋底是否为侵权产品，同升祥鞋店的行为也属于同种情形。因此，金自豪公司、同升祥鞋店生产、销售凯森牌女士高跟鞋的行为不属于侵犯专利权的行为。据此判决驳回张镇的诉讼请求。张镇不服，提起上诉。内蒙古自治区高级人民法院二审认为，本案专利弧形勾心片与插头是通过特定方式连接成为一个整体，而被诉侵权产品的弧形勾心片与鞋跟立柱为一弯折并带有凹槽的整体结构，并不存在需要通过特定方式连接的特征，故被诉侵权产品的技术特征与本案专利权利要求1的必要技术特征既不相同也不等同。据此判决驳回上诉，维持一审判决。张镇不服，向最高人民法院申请再审,理由为被诉侵权产品所依据的肖厚柱的专利技术属于对本案专利技术的等同替换。最高人民法院于2011年7月27日裁定驳回了张镇的再审申请。

最高人民法院审查认为：将被诉侵权产品技术特征与本案专利技术特征进行对比，二者均为女士勾心鞋跟，均由弧形勾心片与鞋跟立柱组成。但是，本案专利的弧形勾心片的右下端装有插头，并相互固定为一体，插到鞋跟立柱上端的孔内，而被诉侵权产品的弧形勾心片与鞋跟立柱为一整块材料弯折形成的带有凹槽整体结构，不具有本案专利弧形勾心片与鞋跟立柱通过插头连接的技术特征。因此，被诉侵权产品未落入本案专利权的保护范围。金自豪公司生产、销售使用了被诉侵权产品的凯森牌女鞋的行为，以及同升祥鞋店销售凯森牌女鞋的行为，均不侵犯本案专利权。5.先用权抗辩的审查与认定

在申请再审人江西银涛药业有限公司（以下简称银涛公司）与被申请人陕西汉王药业有限公司（以下简称汉王公司）、一审被告西安保赛医药有限公司（以下简称保赛公司）侵犯专利权纠纷案【（2011）民申字第1490号】中，最高人民法院认为，先用权抗辩是否成立的关键在于被诉侵权人在专利申请日前是否已经实施专利或者为实施专利作好了技术或者物质上的必要准备；药品生产批件是药品监管的行政审批事项，是否取得药品生产批件对先用权抗辩是否成立不产生影响。

本案的基本案情是：汉王公司是名称为‚一种具有降压、降脂、定眩、定风作用的中药组合物及其制备方法和其用途‛的发明专利（即本案专利）的专利权人。汉王公司发现银涛公司生产、销售的‚强力定眩胶囊‛药品处方、工艺、剂型以及主治功能等与本案专利相同，遂提起本案诉讼，请求判令银涛公司承担侵权责任。经技术特征比对，‚强力定眩胶囊‛药品处方、制备方法和用途均落入本案专利权保护范围。银涛公司对此提出先用权抗辩，并提交了如下证据：一是江西省食品药品监督管理局于本案专利申请日前向其出具的‚强力定眩胶囊‛药品注册申请受理通知书以及银涛公司申请药品注册时所报送的《‚强力定眩胶囊‛申报资料项目》资料，该资料的药学研究资料部分记载了‚强力定眩胶囊‛的处方、制备方法、用途；二是江西省药检所《药品注册检验报告表》及附件，该报告表及附件显示银涛公司于本案专利申请日前生产了三批‚强力定眩胶囊‛样品供申请注册检验使用；三是《药品生产许可证》和《药品GMP证书》，表明其在申请注册‚强力定眩胶囊‛时即已具有‚胶囊剂‛生产线。陕西省西安市中级人民法院一审认为，证据一中的‚药品注册申请受理通知书‛中注明‚本件不得作其他证明使用‛，同时银涛公司不能证明其所有的‚胶囊剂‛生产线是为生产被诉侵权药品所购买，银涛公司先用权抗辩不成立，故判决银涛公司承担侵权责任。银涛公司不服，提起上诉。陕西省高级人民法院二审认为，银涛公司虽然在本案专利申请日前申请注册被诉侵权药品，但是能否获得批准有待审查。而且，银涛公司是在本案专利申请日之后才取得药品注册批件，获准生产被诉侵权药品。因此，银涛公司的主张不符合先用权抗辩的条件。遂判决驳回上诉，维持一审判决。银涛公司不服，向最高人民法院申请再审。最高人民法院于2011年12月13日作出裁定，指令陕西省高级人民法院再审本案。

最高人民法院审查认为：根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十五条第二款的规定，先用权是否成立，关键在于被诉侵权人在专利申请日前是否已经实施专利或者为实施专利作好了技术或者物质上的必要准备。从银涛公司提交的主张先用权抗辩的证据来看，在本案专利的申请日前，银涛公司已经完成了生产被诉侵权产品的工艺文件，具备了相应的生产设备，应当认定银涛公司在本案专利申请日前为实施本案专利作好了制造、使用的必要准备。至于银涛公司何时取得‚强力定眩胶囊‛药品生产批件，是药品监管的行政审批事项，不能以是否取得药品生产批件来判断其是否作好了制造、使用的必要准备。

6.区别于现有设计的设计特征对外观设计整体视觉效果的影响

在申请再审人中山市君豪家具有限公司（以下简称君豪公司）与被申请人中山市南区佳艺工艺家具厂（以下简称佳艺家具厂）侵犯外观设计专利权纠纷案【（2011）民申字第1406号】中，最高人民法院认为，外观设计专利区别于现有设计的设计特征对于外观设计的整体视觉效果更具有显著影响；在被诉侵权设计采用了涉案外观设计专利的设计特征的前提下，装饰图案的简单替换不会影响两者整体视觉效果的近似。

本案的基本案情是：佳艺家具厂是名称为‚三抽柜（蛋形）‛的外观设计专利（即本案专利）独占许可使用权人。本案专利产品是一款三抽屉柜子，由柜顶、柜体和柜脚三个部分组成。从主视图看，柜体有三个抽屉上下依次排列，抽屉均呈长方形，中间有一个圆形拉手，每两个抽屉之间有一条状间隔，正面有一只类似百合花状图案贯通三个抽屉。从俯视图看，柜顶呈椭圆状，边缘有围栏式的突起，使柜顶呈一个盆状，盆中央是一支与主视图类似的百合花状图案。从左视图看，柜体上设臵有一个长条形八角装饰块，其内有一支类似百合花形状图案。右视图与左视图对称。从后视图看，柜体左右两侧各有一条饰条，中间位臵为空白。从仰视图看，柜脚外形也呈椭圆形，在椭圆形中对称分布四只T形脚座。君豪公司生产、销售了具有三个抽屉的椭圆形柜子。2010年9月6日，佳艺家具厂提起诉讼，请求判令君豪公司承担侵权责任。广东省中山市中级人民法院一审认为，本案专利与被诉侵权产品均是有三个抽屉的椭圆形柜子，二者在柜顶、柜体和柜脚三个部分的外观形状相似，但在柜体表面花状图案、图案的表现形式以及外观形状与图形结合方面存在的差异使二者的整体视觉效果不同，因此被诉侵权产品与本案专利不相似，君豪公司生产、销售被诉侵权产品的行为不构成侵权。故判决驳回佳艺家具厂的诉讼请求。佳艺家具厂不服，提起上诉。广东省高级人民法院二审认为，四方形三抽柜和八边形装饰框与‚蛋形‛圆柱体柜体按照特定方式结合、布局，是本案专利最显著的设计特征，在君豪公司未举证证明本案专利产品的形状为该类产品惯常设计的情况下，该特征对于整体视觉效果的影响更大，被诉侵权产品 17 具备该特征。被诉侵权产品与本案专利在装饰图案的方面的差异仅为局部的、细微的差异。因此，应当认定被诉侵权设计与本案专利设计构成近似。遂判决撤销一审判决，判令君豪公司承担侵权责任。君豪公司不服，向最高人民法院申请再审。最高人民法院于2011年11月22日裁定驳回了君豪公司的再审申请。

最高人民法院审查认为：被诉侵权产品与涉案外观设计专利产品均为蛋形三抽柜，二者在柜顶、柜体和柜脚部分的外观形状基本相同。其主要的区别点是装饰图案不同：一是前者柜顶无装饰，后者柜顶有百合花装饰；二是后者以一支飘逸、匀称遍布状百合花装饰的部分，前者均以一团簇状牡丹花装饰。结合本案的现有证据来看，四方形三抽柜和八边形装饰框与‚蛋形‛柜体的组合和布局是本案专利设计区别于现有设计的设计特征。因此，被诉侵权产品和本案专利产品的外观设计在柜体的整体形状、柜体各组成部分的形状以及布局方式上的基本相同相比其他设计特征对于外观设计的整体视觉效果更具有影响。被诉侵权设计与本案专利设计虽然在装饰图案上存在差异，但二者均为花卉图案，图案的题材相同，在柜体的装饰布局上也基本相同，被诉侵权设计实质采用了本案专利设计的设计方案。以牡丹花图案替换本案专利设计的百合花图案，这种简单替换所导致的差异对于整体视觉效果的影响是局部的、细微的，以一般消费者的知识水平和认知能力来判断，该差异不足以将被诉侵权设计和本案专利设计区分开来，对于判断被诉侵权设计和本案专利设计在整体视觉效果上构成近似无实质性影响。

（二）专利行政案件审判

7.专利说明书中没有记载的技术内容对创造性判断的影响 在申请再审人北京双鹤药业股份有限公司（以下简称双鹤公司）与被申请人湘北威尔曼制药股份有限公司（以下简称湘北威尔曼公司）、一审被告、二审被上诉人国家知识产权局专利复审委员会（以下简称专利复审委员会）发明专利权无效行政纠纷案【（2011）行提字第8号】（以下简称‚抗β-内酰胺酶抗菌素复合物‛专利无效行政案）中，最高人民法院指出，专利申请人在申请专利时提交的专利说明书中公开的技术内容，是国务院专利行政部门审查专利的基础；专利申请人未能在专利说明书中公开的技术方案、技术效果等，一般不得作为评价专利权是否符合法定授权确权标准的依据。

本案的基本案情是：广州威尔曼公司是名称为‚抗β-内酰胺酶抗菌素复合物‛的发明专利（即本案专利）的原权利人，后该专利权利人变更为湘北威尔曼公司。针对本案专利权，双鹤公司向专利复审委员会提出无效宣告请求，理由为本案专利不具有新颖性和创造性。专利复审委员会作出第8113号无效宣告请求审查决定（以下简称第8113号决定），以不具有创造性为由宣告本案专利权全部无效。广州威尔曼公司不服，提起行政诉讼。北京市第一中级人民法院一审判决维持第8113号决定。广州威尔曼公司不服，提起上诉。北京市高级人民法院二审判决撤销一审判决以及第8113号决定，判令专利复审委员会就本案专利重新作出无效宣告请求审查决定。双鹤公司不服，向最高人民法院申请再审。2011年3月1日，最高人民法院裁定提审本案。再审过程中，湘北威尔曼公司提交了注射用头孢噻肟钠舒巴坦钠研究资料汇编，哌拉西林钠舒巴坦钠试验、研究资料汇编等证据，以证明为掌握复方制剂的安全性、有效性和稳定性问题，获得本案专利技术方案，其进行了长期毒性试验、急性毒性试验、药理毒理研究、体外抗菌作用研究等一系列试验和研究，本案专利权利要求1具有新颖性和创造性。湘北威尔曼公司还提交意见认为，19 本案专利说明书的撰写符合专利申请日施行的《专利审查指南》的相关规定，相关试验和研究并不需要全部记载于本案专利说明书中；本案专利中的复方制剂属于药物产品，其必须满足药品注册的要求，必须符合所有药物都具备的安全性、有效性和稳定性，无论说明书如何撰写，都不能否定本案专利在安全性、有效性、稳定性三个方面所完成的研究和试验工作。2011年12月17日，最高人民法院作出再审判决，撤销二审判决，维持一审判决及第8113号决定。

最高人民法院再审认为：专利申请人在其申请专利时提交的专利说明书中公开的技术内容，是国务院专利行政部门审查专利的基础，亦是社会公众了解、传播和利用专利技术的基础。因此，专利申请人未能在专利说明书中公开的技术方案、技术效果等，一般不得作为评价专利权是否符合法定授权确权标准的依据，否则会与专利法规定的先申请原则相抵触，背离专利权以公开换保护的本质属性。专利法中有关专利说明书应当对发明创造予以充分公开的规定，实为对专利说明书的最低限度要求。在满足充分公开的前提下，专利申请人有权利决定其在专利说明书中公开的技术内容的具体范围，适当保留其技术要点，但也应当承担由此可能带来的不利后果。本案中，湘北威尔曼公司主张其为了解决本案专利的安全性、有效性、稳定性，还进行了长期毒性试验、急性毒性试验、一般药理研究试验等一系列试验和研究，但由于相关技术内容并未记载于本案专利说明书中，不能体现出本案专利在安全性、有效性、稳定性等方面对现有技术作出了创新性的改进与贡献。因此，这些试验和研究不能作为认定权利要求1的创造性的依据。8.药品研制、生产的相关规定对药品专利授权条件的影响 在前述‚抗β-内酰胺酶抗菌素复合物‛专利无效行政案中，最高人民法院指出，对于涉及药品的发明创造而言，在其符合专利法中规定的授权条件的前提下，即可授予专利权，无需另行考虑该药品是否符合其他法律法规中有关药品研制、生产的相关规定。

最高人民法院再审认为：由于药品质量与人民群众的生命健康和医疗用药安全息息相关，故相关法律法规对药品的研制、生产规定了严格的标准和条件。与之相比，专利法保护的是以技术方案为具体对象的智力成果，专利法中有关新颖性、创造性等专利授权确权标准的规定，均是为了实现保护发明创造专利权，鼓励发明创造，有利于发明创造的推广应用，促进科学技术进步和创新的立法目的。二者在立法目的、规范对象以及具体标准方面均有实质性区别。对于涉及药品的发明创造而言，在其符合专利法中规定的授权条件的情况下，即可授予专利权，无需另行考虑该药品是否符合其他法律法规中有关药品研制、生产的相关规定。因此，对于湘北威尔曼公司有关复方制剂作为人用药物，必须具有安全性、有效性、稳定性，未经一系列研究和试验，不能显而易见地得知可以将β-内酰胺酶抑制剂与β-内酰胺类抗生素制为复方制剂的主张，不予支持。

9.专利申请文件的修改是否超出原说明书和权利要求书记载的范围的判断标准

在申请再审人郑亚俐与精工爱普生株式会社（以下简称精工爱普生）、国家知识产权局专利复审委员会（以下简称专利复审委员会）、佛山凯德利办公用品有限公司（以下简称凯得利公司）、深圳市易彩实业发展有限公司（以下简称易彩公司）专利无效行政诉讼案【（2010）知行字第53号】（以下简称‚墨盒‛专利无效行政案）中，最高人民法院认为，原说明书和权利要求书记载的范围应该包括原说明书及其附图和权利要求书以文字或者图形等明确表达的内容以及所属领域普通技术人员通过综合原说明书及其附图和权利要求书可以直接、明确推导出的内容；只要所推导出的内容对于所属领域普通技术人员是显而易见的，就可认定该内容属于原说明书和权利要求书记载的范围；与上述内容相比，如果修改后的专利申请文件未引入新的技术内容，则可认定对该专利申请文件的修改未超出原说明书和权利要求书记载的范围。

本案的基本案情是：精工爱普生是名称为‚墨盒‛的00131800.4号发明专利（即本案专利）的申请人和权利人。本案专利是99800780.3号发明专利申请的分案申请，而后者是进入中国国家阶段的国际申请（PCT/JP99/02579），即99800780.3号发明专利申请的申请文件相当于是PCT/JP99/02579号国际申请的中文翻译件。99800780.3号发明专利申请公开文本的权利要求书中并未出现独立使用的‚存储装臵‛用语，而是使用了‚半导体存储装臵‛或者指代‚半导体存储装臵‛的‚所述外部存储装臵‛的概念。精工爱普生对99800780.3号发明专利申请提出分案申请，并提交了修改文件。修改文件的权利要求书中未再出现‚半导体存储装臵‛，而是使用了‚存储装臵‛的术语。针对本案专利权，凯德利公司、郑亚俐和易彩公司分别向专利复审委员会提出无效宣告请求。专利复审委员会于2008年4月15日作出第11291号无效宣告请求审查决定（以下简称第11291号决定），以精工爱普生有关存储装臵的修改以及其他修改均超出原说明书和权利要求书记载的范围，违反专利法第三十三条的规定为由，宣告本案专利全部无效。精工爱普生不服，提起行政诉讼。22 北京市第一中级人民法院一审判决维持专利复审委员会第11291号决定。精工爱普生不服，提起上诉。北京市高级人民法院二审认为，本领域技术人员通过阅读原权利要求书及说明书，可以毫无疑义地确定本案专利申请人在说明书中是在‚半导体存储装臵‛意义上使用‚存储装臵‛，精工爱普生关于‚存储装臵‛的修改符合专利法第三十三条的规定，故判决撤销一审判决，责令专利复审委员会就此重新作出审查决定。郑亚俐不服，向最高人民法院申请再审。最高人民法院于2011年12月25日裁定驳回了郑亚俐的再审申请。

最高人民法院审查认为：专利法第三十三条包括两层含义，一是允许申请人对专利申请文件进行修改，二是对专利申请文件的修改进行限制。专利法第三十三条的立法目的在于实现专利申请人的利益与社会公众利益之间的平衡，一方面使申请人拥有修改和补正专利申请文件的机会，尽可能保证真正有创造性的发明创造能够取得授权和获得保护，另一方面又防止申请人对其在申请日时未公开的发明内容随后补入专利申请文件中，从而就该部分发明内容不正当地取得先申请的利益，损害社会公众对原专利申请文件的信赖。基于前述立法目的，对于‚原说明书和权利要求书记载的范围‛，应该从所属领域普通技术人员角度出发，以原说明书和权利要求书所公开的技术内容来确定。凡是原说明书和权利要求书已经披露的技术内容，都应理解为属于原说明书和权利要求书记载的范围。既要防止对记载的范围作过宽解释，乃至涵盖了申请人在原说明书和权利要求书中未公开的技术内容，又要防止对记载的范围作过窄解释，对申请人在原说明书和权利要求书中已披露的技术内容臵之不顾。从这一角度出发，原说明书和权利要求书记载的范围应该包括如下内容：一是原说明书及其附图和权利要求书以文字或者图形等明确表达的内容；二是所 23 属领域普通技术人员通过综合原说明书及其附图和权利要求书可以直接、明确推导出的内容。只要所推导出的内容对于所属领域普通技术人员是显而易见的，就可认定该内容属于原说明书和权利要求书记载的范围。与上述内容相比，如果修改后的专利申请文件未引入新的技术内容，则可认定对该专利申请文件的修改未超出原说明书和权利要求书记载的范围。由此可见，判断对专利申请文件的修改是否超出原说明书和权利要求书记载的范围，不仅应考虑原说明书及其附图和权利要求书以文字或者图形表达的内容，还应考虑所属领域普通技术人员综合上述内容后显而易见的内容。在这个过程中，不能仅仅注重前者，对修改前后的文字进行字面对比即轻易得出结论；也不能对后者作机械理解，将所属领域普通技术人员可以直接、明确推导出的内容理解为数理逻辑上唯一确定的内容。

10．判断专利申请文件的修改是否超出原说明书和权利要求书记载的范围应当充分考虑专利申请所属技术领域的特点

在申请再审人曾关生与被申请人国家知识产权局专利复审委员会（以下简称专利复审委员会）发明专利申请驳回复审行政纠纷案【（2011）知行字第54号】中，最高人民法院认为，在审查专利申请人对专利申请文件的修改是否超出原说明书和权利要求书记载的范围时，应当充分考虑专利申请所属技术领域的特点，不能脱离本领域技术人员的知识水平。

本案的基本案情是：2000年9月8日，曾关生向国家知识产权局提出了名称为‚一种既可外用又可内服的矿物类中药‛的发明专利申请。在实质审查程序中，国家知识产权局于2004年8月6日向曾关生发出第二次审查意见通知书，明确指出：‚‘水银八两……’属于未使用本领域的标准国际计量单位。‛曾关生据此将其原专利申请配方中计量单位由‚两‛换算成‚克‛，并作了其他修改。在第六次审查意见通知书中，国家知识产权局对曾关生采用‚一两=30克（g）‛的换算关系明确予以认可。2009年1月9日，国家知识产权局以曾关生对说明书和权利要求书的修改不符合专利法第三十三条的规定为由，驳回了本案专利申请。曾关生不服，向专利复审委员会提出复审请求，并于2009年8月13日提交了权利要求书和说明书的修改替换页，将配方中的水银、明矾、牙硝、硼砂分别由八两、八两、十两、五分修改为240g、240g、300-330g和1.5g。2009年12月9日，专利复审委员会作出第20574号决定，维持国家知识产权局作出的驳回决定。曾关生不服，提起行政诉讼。北京市第一中级人民法院一审判决维持第20574号决定。曾关生不服，提起上诉。北京市高级人民法院二审判决驳回上诉，维持原判。曾关生向最高人民法院申请再审。最高人民法院于2011年10月28日作出裁定，指令北京市高级人民法院再审本案。

最高人民法院审查认为：在判断专利申请人对专利申请文件的修改是否超出原说明书和权利要求书记载的范围时，应当充分考虑专利申请所属技术领域的特点，不能脱离本领域技术人员的知识水平。就一般情况而言，虽然‚两‛与‚克‛（g）的换算关系确实存在新、旧制的不同，但是从查明的相关事实来看，在传统中药配方尤其是古方技术领域中，在进行‚两‛与‚克‛的换算时均遵循‚一斤=十六两‛的旧制。根据本案专利申请说明书记载的有关内容，本案专利申请系在古方三仙丹的配方的基础上改进而成。因此，虽然说明书中没有明确记载‚两‛与‚克‛的换算是采用何种换算关系，但本领域技术人员结合本案专利申请的背景技术、发明内容以及本领域的常识，均能够确定在本案专利申请中的‚两‛与‚克‛的换算应当采用旧制，不应当采用‚一 25 斤=十两‛的新制。根据《国务院批转国家标准计量局等单位关于改革中医处方用药计量单位的请示报告》的规定，在依据旧制进行换算时，旧制的一两显然应当换算为30克。从《中药学》、《矿物本草》、《中药药剂学》等教科书、技术手册中记载的相关内容来看，亦均采用‚一两=30克‛的换算关系。因此，对于《方剂学》中所称的‚换算时尾数可以舍去‛，本领域技术人员应当理解此处所指的尾数是指‚31.25g‛中的‚1.25‛，即采用‚一两=30克‛的换算关系。即使在以旧制进行换算时还存在以其他方式舍去尾数，或者不舍去尾数的情形，亦应认识到这种尾数省略方式的不唯一性是由于中药配方领域的技术特点所决定的。不同的省略方式之间仅有细微区别，采用不同的省略方式并不会导致技术方案发生实质性的改变。在实践中，本领域技术人员可以根据具体的情况和要求，选择特定的尾数省略方式。而且，一旦选择了特定的省略方式，本领域技术人员即会在一项中药配方中予以统一适用，不会也不应出现在同一配方中适用不同省略方式的情形。因此，在旧制的基础上选择不同的尾数省略方式，均属于本领域技术人员能够直接、毫无疑义地确定的内容，并不会引入新的技术内容，损害社会公众的利益；亦不会出现专利复审委员会所担心的‚有可能实质上改变本发明的技术方案，将不能实施的技术方案改为可以实施的技术方案‛的情形。

11.专利无效宣告程序中权利要求书的修改方式是否严格限于《专利审查指南》限定的三种方式

在申请再审人国家知识产权局专利复审委员会（以下简称专利复审委员会）与被申请人江苏先声药物研究有限公司（以下简称江苏先声公司）、南京先声药物研究有限公司（以下简称南京先声公司）、第三人李平专利无效行政纠纷案【（2011）知行字第17号】中，最高人民法院认为，专利无效宣告程序中，权利要求书的修改在满足修改原则的前提下，其修改方式一般情况下限于权利要求的删除、合并和技术方案的删除三种方式，但并未绝对排除其他修改方式。

本案的基本案情是：案外人上海家化医药科技有限公司（以下简称家化公司）于2003年9月19日向国家知识产权局申请名称为‚氨氯地平、厄贝沙坦复方制剂‛的发明专利（即本案专利），并于2006年8月23日被授权公告。本案专利授权公告的权利要求如下:‚

1、一种复方制剂，其特征在于该制剂是以重量比组成为1∶10－30的氨氯地平或氨氯地平生理上可接受的盐和厄贝沙坦为活性成份组成的药物组合物。

2、根据权利要求1所述的复方制剂，其特征在于其中所述的药物组合物为各种医学上可接受的口服制剂。

3、根据权利要求1所述的复方制剂在制备治疗轻、中度高血压药物中的应用。

4、根据权利要求3所述的应用，其特征在于其中所述的药物适用于伴有心血管重构的高血压患者，肾性高血压、高血压伴肾功能损害或伴糖尿病肾功能损害的患者的治疗。‛本案专利说明书第三部分‚试验结果‛表5（第9页）的‚9种剂量组合及相应的剂量比‛中有A1I30（1：30）的内容。该部分‚复方对血压的影响‛中有如下描述：‚氨氯地平1mg/kg与不同剂量的厄贝沙坦组合，仅在厄贝沙坦为30mg/kg时才呈现稳定持续的降压效应。‛说明书第四部分‚分析与结论‛（第10页）中有‚氨氯地平1mg/kg与厄贝沙坦30mg/kg的组方因降压效果稳定持久，用药剂量较小，故推荐为最佳剂量组合‛的内容。第10页及第11页片剂制备实施例1和实施例2分别公开了氨氯地平2.500mg与厄贝沙坦75.000mg的组合以及氨氯地平5.000mg与厄贝沙坦150.000mg的组合。针对本案专利权,李平向专利复审委员会提出无效宣告请求。2009年9月29日，专 27 利复审委员会进行口头审理，家化公司当庭提交了权利要求书的修改文本，其中将本案专利权利要求1中的比例‚1∶10－30‛修改为‚1∶30‛。2009年12月14日，专利复审委员会作出第14275号无效宣告请求审查决定（以下简称第14275号决定），认定家化公司提交的权利要求修改文本超出原权利要求书和说明书记载的范围，并且对该反映比例关系的技术特征进行修改也不属于无效宣告程序中允许的修改方式，因此不予接受。故在原授权文本的基础上以权利要求得不到说明书支持为由宣告本案专利全部无效。家化公司不服，提起行政诉讼。北京市第一中级人民法院一审判决维持第14275号决定。家化公司不服，提起上诉。二审诉讼期间，江苏先声公司、南京先声公司因受让本案专利而承继家化公司的诉讼地位。北京市高级人民法院二审认为，家化公司在无效宣告程序中对专利要求的修改符合相关规定，判决撤销第14275号决定，责令专利复审委员会重新作出决定。专利复审委员会不服，向最高人民法院申请再审。最高人民法院于2011年10月8日裁定驳回了专利复审委员会的再审申请。

最高人民法院审查认为：本案中，1:30的比值是专利权人在原说明书中明确推荐的最佳剂量比，将权利要求修改为1:30既未超出原说明书和权利要求书记载的范围，更未扩大原专利的保护范围。如果按照专利复审委员会的观点，仅以不符合修改方式的要求而不允许此种修改，使得在本案中对修改的限制纯粹成为对专利权人权利要求撰写不当的惩罚，缺乏合理性。况且，《专利审查指南》规定在满足相关修改原则的前提下，修改方式一般情况下限于前述三种，并未绝对排除其他修改方式。二审判决认定修改符合《专利审查指南》的规定并无不当，专利复审委员会对《专利审查指南》中关于无效过程中修改的要求解释过于严格，其申诉理由不予支持。12.专利申请文件的修改限制与专利保护范围的关系 在‚墨盒‛专利无效行政案中，最高人民法院还明确了专利申请文件的修改限制与专利保护范围的关系。最高人民法院认为，专利申请文件的修改限制与专利保护范围之间既存在一定的联系，又具有明显差异；在无效宣告请求的审查过程中，发明或者实用新型专利的专利权人修改其权利要求书时要受原专利的保护范围的限制，不得扩大原专利的保护范围；发明专利申请人在提出实质审查请求时以及在收到国务院专利行政部门发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起3个月内进行主动修改时，只要不超出原说明书和权利要求书记载的范围，在修改原权利要求书时既可以扩大也可以缩小其请求保护的范围。

最高人民法院审查认为：根据2000年修正的专利法第三十三条及其实施细则的相关规定，可知专利申请文件的修改限制与专利保护范围之间既存在一定的联系，又具有明显差异。其主要差异在于，专利申请文件的修改以原说明书和权利要求书记载的范围为界，其记载的范围越广，披露的技术内容越多，允许的修改范围就越大，而发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求，其权利要求记载的技术特征越多，其保护范围就越小。同时，专利申请人根据专利法实施细则第五十一条的规定进行主动修改时，只要不超出原说明书和权利要求书记载的范围，在修改原权利要求书时既可以扩大其请求保护的范围，也可以缩小其请求保护的范围。专利申请文件的修改限制与专利保护范围的联系在于，根据专利法实施细则第六十八条的规定，在无效宣告请求的审查过程中，发明或者实用新型专利的专利权人修改其权利要求书时要受原专利的保护范围的限制，不得扩大原专利的保护范围。本案中，精工爱普生对原权利要求书中的‚半导体存储装臵‛的修改发生于提出分案申请之时，并非无效宣告请求审查之时，相应的修改是否合法与原专利申请文件请求保护的范围没有关联性。申请再审人有关本案专利的修改因扩大了保护范围应予无效的申请再审理由不能成立，不予支持。

13.专利申请文件的修改限制与禁止反悔原则的关系 在‚墨盒‛专利无效行政案中，最高人民法院还明确了专利申请文件的修改限制与禁止反悔原则的关系。最高人民法院认为，禁止反悔原则在专利授权确权程序中应予适用，但是其要受到自身适用条件的限制以及与之相关的其他原则和法律规定的限制；在专利授权程序中，相关法律已经赋予了申请人修改专利申请文件的权利，只要这种修改不超出原说明书和权利要求书记载的范围，禁止反悔原则在该修改范围内应无适用余地。

最高人民法院审查认为：作为诚实信用原则的体现和要求，禁止反悔原则在专利授权确权程序中应予适用。但是，禁止反悔原则在专利授权确权程序中的适用并非是无条件的，其要受到自身适用条件的限制以及与之相关的其他原则或者法律规定的限制。禁止反悔原则的适用应以行为人出尔反尔的行为损害第三人对其行为的信赖和预期为必要条件。同时，法律的明确规定以及其他同等重要的原则也限制着禁止反悔原则的适用。在专利授权确权程序中适用禁止反悔原则必须综合考虑上述因素。在专利授权程序中，相关法律已经赋予了申请人修改专利申请文件的权利，只要这种修改不超出原说明书和权利要求书记载的范围即可。对于社会公众而言，基于专利法第三十三条规定，其应该预见到申请人可能对专利申请文件进行修改，其信赖的内容应该是原说明书和权利要求书记载的范围，即原说明书及其附图和权利要求书以文字或者图形等明确表达的内容和所属领域普通技术人员通过综合原说明书及其附图和权利要求书可以直接、明确推导出的内容，而不是仅信赖原权利要求书记载的保护范围。因此，如果申请人对专利申请文件的修改符合专利法第三十三条的规定，禁止反悔原则在该修改范围内应无适用余地。精工爱普生在本案中有关‚存储装臵‛的修改符合专利法第三十三条的规定，不存在适用禁止反悔原则的问题。

14.专利无效行政诉讼程序中人民法院可否依职权主动引入公知常识

在申请再审人福建多棱钢业集团有限公司（以下简称多棱钢业集团）与被申请人厦门市集美区联捷铸钢厂（以下简称联捷铸钢厂）、二审上诉人国家知识产权局专利复审委员会（以下简称专利复审委员会）、原审第三人福建泉州市金星钢丸有限公司（以下简称金星钢丸公司）发明专利无效行政纠纷案【（2010）知行字第6号】中，最高人民法院认为，在专利无效行政诉讼程序中，法院在无效宣告请求人自主决定的对比文件结合方式的基础上，依职权主动引入公知常识以评价专利权的有效性，并未改变无效宣告请求理由，有助于避免专利无效程序的循环往复，并不违反法定程序；法院在依职权主动引入公知常识时，应当在程序上给予当事人就此发表意见的机会。

本案的基本案情是：多棱钢业集团是名称为‚一种钢砂生产方法‛的01127387.9号发明专利（即本案专利）的权利人。针对本案专利，联捷铸钢厂、金星钢丸公司分别向专利复审委员会提出无效宣告请求

（一）和

（二），请求宣告本案专利全部无效。专利复审委员会将两次无效宣告请求合并审理，于2006年8月7日作出第8585号无效宣告请求审查决定（以下简称第8585号决定），宣告本案专利全部无效。多棱钢业集团不服，提起行政

诉讼。北京市第一中级人民法院一审判决撤销第8585号决定，责令专利复审委员会重新就本案专利作出无效宣告请求审查决定。北京市高级人民法院二审维持了一审判决。专利复审委员会随后重新成立合议组对上述两个无效宣告请求案进行审查。联捷铸钢厂针对本案专利再次提出了无效宣告请求

（三），请求宣告本案专利全部无效。在专利复审委员会的审查程序中，关于无效宣告请求

（一）和

（二），联捷铸钢厂明确表示，使用附件1结合附件3，附件1结合附件16，附件1结合常规技术手段（包括技术手册、本领域的常规技术手段）来评价本案专利权利要求1和2的创造性。专利复审委员会经审查作出第11978号无效宣告请求审查决定（以下简称第11978号决定）,维持本案专利有效。联捷铸钢厂不服，提起行政诉讼。北京市第一中级人民法院一审判决撤销第11978号决定。专利复审委员会、多棱钢业集团不服，提起上诉。在二审庭审中，联捷铸钢厂明确其请求宣告本案专利无效中争议的主要内容为:本案专利相对于附件1和附件3的结合不具备创造性;本案专利相对于附件1和附件16的结合不具备创造性;本案专利相对于附件1结合公知常识证据(附件6)不具备创造性。北京市高级人民法院二审认为，专利复审委员会在第11978号决定中作出的本案专利相对于附件1和3的结合具备创造性的认定事实不清，判决驳回上诉，维持一审判决。该判决在论述本案专利相对于附件1和3的结合是否具备创造性的问题时引用了附件6的内容。多棱钢业集团不服，向最高人民法院申请再审，其主要理由之一为，二审判决在评判附件1和附件3的结合对本案专利的创造性影响时引入了附件6，明显违反了审查规则，破坏了无效宣告请求人联捷铸钢厂自主决定的证据结合方式，剥夺了多棱钢业集团针对附件

1、附件3和附件6的组合进行答辩的权利。最高人民法院审查查明，联捷铸钢厂和金星钢丸 32 公司在无效宣告请求审查程序中提供附件

5、附件6和附件7用于证明钢砂产品本身是已知技术，轴承钢的技术性能和热处理工艺都是本领域公知的，多棱钢业集团对附件

5、附件6和附件7的真实性没有异议。最高人民法院于2011年5月5日作出驳回再审申请通知书，驳回了多棱钢业集团的再审申请。

最高人民法院审查认为：本案中，无效宣告请求人联捷铸钢厂和金星钢丸公司在无效宣告请求审查程序中提出了附件1和附件3的对比文件结合方式，而附件6本身属于公知常识的证据。多棱钢业集团的再审理由涉及到法院在专利无效案件审理中，在无效宣告请求人自主决定的对比文件结合方式的基础上，是否可以依职权主动引入公知常识以评价专利权有效性的问题。由于公知常识是本领域技术人员均知悉和了解的，因此在专利无效案件行政诉讼程序中，法院在无效宣告请求人自主决定的对比文件结合方式的基础上，依职权主动引入公知常识以评价专利权的有效性，并未改变无效宣告请求理由，对双方当事人来说亦无不公，且有助于避免专利无效程序的循环往复，并不违反程序。当然，法院在依职权主动引入公知常识时，应当在程序上给予当事人就此发表意见的机会。本案中，联捷铸钢厂在一、二审程序中即主张使用附件6中公开的内容，且多棱钢业集团对附件6的真实性没有异议，在此情况下，原审法院引入附件6评价本案专利的效力并不违反法定程序。

15.外观设计相近似判断中“整体观察、综合判断”的把握 在申请再审人珠海格力电器股份有限公司（以下简称格力公司）与被申请人广东美的电器股份有限公司（以下简称美的公司）、二审上诉人国家知识产权局专利复审委员会（以下简称专利复审委员会）外观设计专利权无效行政纠纷案【（2011）行提

字第1号】（以下简称‚风轮‛外观设计行政案）中，最高人民法院认为，所谓整体观察、综合判断，是指一般消费者从整体上而不是仅依据局部的设计变化，来判断外观设计专利与对比设计的视觉效果是否具有明显区别；在判断时，一般消费者对于外观设计专利与对比设计可视部分的相同点和区别点均会予以关注，并综合考虑各相同点、区别点对整体视觉效果的影响大小和程度。

本案的基本案情是：针对美的公司名称为‚风轮(455-180)‛的外观设计专利（即本案专利），格力公司向专利复审委员会提出无效宣告请求，并提交了公告号为CN3265720、名称为‚风扇扇叶‛外观设计专利作为对比文件。专利复审委员会作出第13585号无效宣告请求审查决定（以下简称第13585号决定），宣告本案专利权无效。美的公司不服，提起行政诉讼。北京市第一中级人民法院一审认为，本案专利与对比文件公开的在先设计不相近似，遂判决撤销第13585号决定。格力公司、专利复审委员会不服，均提出上诉。北京市高级人民法院二审认为，本案专利与在先设计关于扇叶部分的区别因扇叶部分的旋转方向系由功能决定，故对整体视觉效果不具有显著影响，其他区别分布于本案专利的中部等主要视觉部分，根据整体观察、综合判断原则，对一般消费者而言，其区别足以在整体视觉效果上产生不同。据此判决驳回上诉，维持一审判决。格力公司不服，向最高人民法院申请再审。最高人民法院于2010年12月7日裁定提审本案，并于2011年11月11日判决撤销一、二审判决，维持第13585号决定。

最高人民法院再审认为：本案专利与在先设计均由位于中央的轮毂以及轮毂两侧呈中心对称分布的两个扇叶组成。将二者的扇叶相比较，均包括圆弧状的外侧和内侧、外侧与内侧连接处的 34 凸起、位于前侧的尖角和直线部分，以及位于前侧的类似刀口的加厚增强层等结构；单个扇叶的形状基本相同，两个扇叶的对称分布形态亦基本相同。二者的主要区别是：扇叶的旋转方向呈180°反向；本案专利的扇叶突出轮毂主体一小部分，并且本案专利的扇叶比在先设计的扇叶厚。由于对称分布的两个扇叶占据了产品的主要视觉部分，更容易被一般消费者所关注，故基本相同的扇叶形状以及对称分布形态对整体视觉效果具有显著的影响。扇叶的旋转方向系由风轮的旋转功能所决定，故旋转方向的不同对整体视觉效果不具有显著影响。由于一般消费者施以一般的注意力和分辨力难于观察到二者的扇叶厚度的细微差异，故扇叶厚度的区别对整体视觉效果不具有影响。本案专利的扇叶虽突出于轮毂主体一小部分，但相对于整个扇叶而言，该突出部分所占比例较小，而且在使用状态下，该突出部分位于风轮安装面一侧，难以被一般消费者观察到，故这一区别对整体视觉效果亦不具有显著影响。将本案专利与在先设计的轮毂进行比较，二者的轮毂均由一圆台状结构构成，轮毂与扇叶的连接处均有一对呈渐开线方式延伸的圆弧状轮毂壁，轮毂壁的形状均由圆弧和直线结合形成，轮毂与扇叶内侧均由轮毂壁由下至上倾斜连接，连接方式基本相同。二者的主要区别在于，在先设计的轮毂壁延伸得更长，包围的面积更大，轮毂壁圆弧与直线边形成尖角，本案专利没有形成尖角。对于位于产品中央的设计变化，应当综合考虑其在产品整体中所占的比例、变化程度的大小等因素，确定其对整体视觉效果的影响。位于中央的设计变化并不必然对整体视觉效果具有显著影响。本案专利的轮毂虽位于中央，但相对于扇叶而言，所占面积明显较小，相对于在先设计轮毂的变化亦相对有限，在本案专利与在先设计的轮毂及其轮毂壁还具有前述诸多相同点的情况下，上述区别对整体视觉效果不具有显著影响。事实上，35 本案专利的轮毂是在在先设计较大的轮毂的基础上，舍弃了一部分，使得轮毂壁延伸长度减少，围成的面积减少，形成的夹角发生变化。在进行相近似判断时，如果外观设计专利的改进仅仅体现为在现有设计的基础上省略局部的设计要素，这种改进通常不能体现出外观设计专利所应当具有的创新性，亦不应对整体视觉效果带来显著影响。将本案专利与在先设计相比较，综合考虑二者的相同点、不同点以及对整体视觉效果的影响，应认定二者的整体视觉效果不具有明显区别，属于相近似的外观设计。

16.设计要素变化所伴随的技术效果的改变对外观设计整体视觉效果的影响

在前述‚风轮‛外观设计行政案中，最高人民法院指出，仅仅具有功能性而不具有美感的产品设计，不应当通过外观设计专利权予以保护；一般消费者进行外观设计相近似判断时，主要关注外观设计的整体视觉效果的变化，不会基于设计要素变化所伴随的技术效果的改变而对该设计要素变化施以额外的视觉关注。

最高人民法院再审认为：一项产品的外观设计要获得外观设计专利权的保护，其必须具备专利法意义上的美感，即在实现产品的特定功能的基础上，对产品的视觉效果作出创新性的改进，使得产品能够体现出功能性和美感的有机结合。仅仅具有功能性而不具有美感的产品设计，可以通过申请发明或者实用新型专利权予以保护，而不应当通过外观设计专利权予以保护。与本领域普通技术人员总是从技术角度考虑问题有所不同，一般消费者在进行相近似判断时，其主要关注于外观设计的视觉效果的变化，而不是功能或者技术效果的变化。一般消费者也不会基于设计要素变化所伴随的技术效果的改变，而对该设计要素变化施以额外的视觉关注。因此，对于美的公司关于单纯地讨论美感没有实际

意义，相关区别能够显著提高风轮的工作效率，一般消费者对于该区别更加敏感，该区别对整体视觉效果具有显著影响的主张，不予支持。

二、商标案件审判

（一）商标民事案件审判

17.判断商标侵权行为应考虑相关公众混淆、误认的可能性 在申请再审人山东齐鲁众合科技有限公司（以下简称齐鲁众合公司）与被申请人齐鲁证券有限公司南京太平南路证券营业部（以下简称南京太平南路营业部）侵犯注册商标专用权纠纷案【（2011）民申字第222号】中，最高人民法院认为，商标侵权原则上要以存在造成相关公众混淆、误认的可能性为基础；判断是否存在造成相关公众混淆、误认的可能性时，应该考虑商标的显著性和知名度。

本案的基本案情是：齐鲁众合公司成立于1995年5月31日，2006年企业法人营业执照记载经营范围为：软件开发与应用；网络工程施工；提供科技企业投资咨询服务。2009年4月2日，其经营范围变更为：软硬件开发及批发零售。同年7月16日，又变更经营范围为：证券、期货应用软件的开发及销售；硬件开发及销售；科技企业投资咨询（不含证券、期货咨询）。2001年7月14日，案外人山东省信达投资管理有限公司（以下简称信达公司）经国家工商行政管理总局商标局核准注册了第1603776号‚齐鲁‛文字商标，核定服务项目为第36类：资本投资、基金投资、金融分析、金融咨询、证券交易行情、期货经纪、信托、受托管理、金融信息。2008年4月20日，信达公司将第1603776

号商标许可齐鲁众合公司独占使用。2000年7月25日，中国证券监督管理委员会向山东省人民政府下发证监函（2000）187号函，同意将齐鲁信托投资有限公司等联合组建证券经纪公司的方案，并于2001年4月27日向山东省齐鲁证券经纪有限公司筹建办公室下发《关于同意山东省齐鲁证券经纪有限公司开业的批复》文件。2001年12月9日，山东省齐鲁证券经纪有限公司经核准变更为齐鲁证券有限公司，其经营范围为：证券的代理买卖，代理还本付息、分红派息，证券代保管、鉴证，代理登记开户，证券的承销，证券的自营买卖，证券投资咨询（含财务顾问），证券资产管理业务等。南京太平南路营业部系齐鲁证券有限公司的分支机构。南京太平南路营业部在店面招牌上使用‚齐鲁证券有限公司‛文字及松树图形标识，在‚齐鲁证券‛、‚齐鲁证券业务介绍‛等宣传册上除使用‚齐鲁证券‛文字及松树图形标识外，还使用了‚真诚待客户 满意在齐鲁‛字样。齐鲁众合公司以南京太平南路营业部侵犯其‚齐鲁‛注册商标专用权为由提起诉讼，请求判令该营业部停止使用‚齐鲁‛字样的服务标识，停止在其企业名称中使用‚齐鲁‛文字，并赔偿其经济损失100万元。江苏省南京市中级人民法院一审认为，南京太平南路营业部使用‚齐鲁‛或‚齐鲁证券‛文字的行为是对其企业名称的简化使用行为，该营业部在企业名称中使用‚齐鲁‛文字及简化使用该企业名称的行为，不侵犯齐鲁众合公司的注册商标专用权。遂判决驳回齐鲁众合公司的诉讼请求。齐鲁众合公司不服，提起上诉。江苏省高级人民法院二审判决维持一审判决。齐鲁众合公司不服，向最高人民法院申请再审。最高人民法院于2011年7月13日裁定驳回其再审申请。

最高人民法院审查认为：本案中，南京太平南路营业部在简化使用其企业字号时，突出使用了‚齐鲁‛、‚齐鲁证券‛文字，38 但是否构成侵犯齐鲁众合公司对涉案注册商标享有的被许可使用权，原则上要以是否存在造成相关公众混淆、误认的可能性为基础，而判断是否存在造成相关公众混淆、误认的可能性时，必须要考虑涉案注册商标的显著性，特别是其知名度。由于‚齐鲁‛系山东省的别称，故将其作为注册商标使用，本身显著性较弱。本案涉案商标虽然核定服务类别为36类，但注册商标权人信达公司及其被许可使用人齐鲁众合公司经营范围与齐鲁证券有限公司及其南京太平南路营业部经营范围不同。鉴于国家对证券行业实行严格的市场准入制度，未取得经营证券业务许可证的企业，不得从事特许证券经营业务。由于信达公司及齐鲁众合公司不具备从事特许证券业务的资格，且二者也没有实际从事特许证券业务，故在该行业不存在知名度的问题，进而也就不可能使公众对齐鲁众合公司与南京太平南路营业部经营主体及经营范围产生混淆、误认。因此，原审法院认定南京太平南路营业部不构成商标侵权并无不当，应予维持。

18.独家经营和使用的具有产品和品牌混合属性的商品名称不应认定为通用名称

在申请再审人佛山市合记饼业有限公司（以下简称合记公司）与申请再审人珠海香记食品有限公司（以下简称香记公司）侵犯注册商标专用权纠纷案【(2011)民提字第55号】中，最高人民法院认为，由于特定的历史起源、发展过程和长期唯一的提供主体以及客观的市场格局，保持着产品和品牌混合属性的商品名称，仍具有指示商品来源的意义，不能认定为通用名称。

本案的基本案情是：盲公饼是佛山市土特产名产品之一，其创制于清嘉庆年代后期，由一盲人的儿子何豫斋创制，并因而得名。盲公饼出名后创号为合记。建国初期，佛山市饼干、糕点、39 糖果几个行业实行公私合营，组成佛山市合记饼干糖果食品厂，盲公饼为其生产的食品种类之一。后佛山市合记饼干糖果食品厂先后改名为佛山市糖果厂、佛山嘉华食品公司（以下简称嘉华公司）。1999年12月8日，成立有限责任公司，取为现名‚佛山市合记饼业有限公司‛，盲公饼是其生产的食品之一。合记公司在第30类饼干商品上拥有1982年获准注册的第166967号‚盲公牌‛商标以及2002年获准注册的第1965555号‚盲公‛商标。香记公司成立于2000年4月6日。香记公司生产销售被诉侵权产品的饼身及其包装盒上均印有明显的‚盲公饼‛字样。合记公司以香记公司侵犯其‚盲公‛注册商标专用权为由，提起诉讼。广东省佛山市中级人民法院一审认为，‚盲公‛是特有名称而非饼类商品的通用名称，香记公司构成侵犯合记公司的两项商标权，故判令香记公司立即停止侵权并赔偿损失。香记公司不服，提起上诉。广东省高级人民法院二审认为，盲公饼为在佛山地区使用近200年的商品概念，被诉侵权盲公饼饼身所刻阳文‚盲公餠‛与合记公司的商标字体不同，差别显著，结合产品的外包装显著位臵关于生产源的明确、突出标记，足以使一般公众区分其为不同生产源的‚盲公饼‛，不致发生混淆，不构成侵犯合记公司商标权。被诉侵权产品外包装盒使用的‚盲公饼‛商品标记侵犯了合记公司第1965555号‚盲公‛文字商标专用权。据此改判香记公司停止侵犯合记公司第1965555号注册商标专用权的行为并赔偿损失。合记公司和香记公司均不服，向最高人民法院申请再审。合记公司的申请再审理由为，二审判决认定‚盲公饼是商品名称‛没有事实根据和理由。香记公司的申请再审理由为，盲公饼是一种饼类的通称，合记公司无权禁止香记公司正当使用‚盲公饼‛作为商品名称。最高人民法院经过审查后裁定提审本案，并于2011年8月24日改判香记公司停止侵犯合记公司第 40 166967号及第1965555号注册商标专用权的行为。

最高人民法院审理认为：香记公司生产和销售的产品与合记公司注册商标核定使用商品相同，虽然被诉产品饼身标注的‚盲公饼‛字体与合记公司第166967号和第1965555号注册商标的字体存在一些差异，外包装盒标贴‚盲公饼‛与第166967号注册商标也存在一些不同，但这些差别是细微的，构成在同一种商品上使用与注册商标近似商标的行为。盲公饼是有着200多年历史的一种佛山特产，有着特定的历史渊源和地方文化特色。虽然‚盲公饼‛具有特殊风味，但‚盲公‛或者‚盲公饼‛本身并非是此类饼干的普通描述性词汇。从其经营者传承看，虽然经历了公私合营、改制等过程，但有着较为连续的传承关系，盲公饼是包括合记饼店、佛山市合记饼干糖果食品厂、佛山市糖果厂、嘉华公司、合记公司等在内的数代经营者独家创立并一直经营的产品。而且在我国商标法施行不久，‚盲公饼‛的经营者即申请了‚盲公‛商标，并且积极维护其品牌，其生产的‚盲公饼‛具有较高的知名度。虽然香记公司主张‚盲公饼‛是通用名称，但未能举出证据证明在我国内地还有其他厂商生产‚盲公饼‛，从而形成多家主体共存的局面。虽然有些书籍介绍‚盲公饼‛的做法，我国港澳地区也有一些厂商生产各种品牌的‚盲公饼‛，这些客观事实有可能使得某些相关公众会认为‚盲公饼‛可能是一类产品的名称。但是，由于特定的历史起源、发展过程和长期唯一的提供主体以及客观的市场格局，我国内地的大多数相关公众会将‚盲公饼‛认知为某主体提供的某种产品。因此，在被诉侵权行为发生时，盲公饼仍保持着产品和品牌混合的属性，具有指示商品来源的意义，并没有通用化，不属于通用名称。对于这种名称，给予其较强的保护，禁止别人未经许可使用，有利于保持产品的特点和文化传统，使得产品做大做强，消费者也能真正品尝到产 41 品的风味和背后的文化；相反，如果允许其他厂家生产制造‚盲公饼‛，一方面权利人的权益受到损害，另一方面也可能切断了该产品所承载的历史、传统和文化，破坏了已有的市场秩序。因此‚盲公饼‛并非商品通用名称，香记公司关于其正当使用的抗辩不能成立。

（二）商标行政案件审判

19.含有描述性外国文字的商标的显著性的审查判断 在申请再审人佳选企业服务公司（以下简称佳选公司）与被申请人国家工商行政管理总局商标评审委员会（以下简称商标评审委员会）商标驳回复审行政纠纷案【(2011)行提字第9号】（以下简称‚BEST BUY‛商标驳回复审行政纠纷案）中，最高人民法院认为，在审理商标授权确权行政案件时，应当根据诉争商标指定使用商品的相关公众的通常认识，从整体上对商标是否具有显著特征进行审查判断；如果商标标识中含有的描述性要素不影响商标整体上具有显著特征，相关公众能够以其识别商品来源的，应当认定其具有显著特征。

本案的基本案情是：2004 年2月12日，佳选公司申请在第35类推销(替他人)、进出口代理等服务项目上注册第3909917号‚BEST BUY及图‛商标（即申请商标）。申请商标由英文单词‚BEST‛、‚BUY‛以及一方框图形构成，其中两个英文单词上下排列，方框图形的底色为黄色。国家工商行政管理总局商标局（以下简称商标局）认为申请商标以该文字作为商标用在指定使用服务上，仅仅直接表示了服务的品质和特点，决定驳回注册申请。佳选公司向商标评审委员会提出复审申请。2008年5月28日，商标评审委员会作出第05222号商标驳回复审决定(以下简称第5222号决定)，以与商标局基本相同理由对申请商标予以驳回。

佳选公司不服，提起行政诉讼，并提交了申请商标实际使用的大量证据，以证明其商标因使用获得显著特征。北京市第一中级人民法院以与商标评审委员会相同的理由判决维持第5222号决定。佳选公司不服，提起上诉。北京市高级人民法院二审判决驳回上诉，维持原判。佳选公司不服，向最高人民法院申请再审。最高人民法院裁定提审本案，并于2011年10月28日判决撤销第5222号决定和一、二审判决，责令商标评审委员会重新作出复审决定。

最高人民法院再审认为：人民法院在审理商标授权确权行政案件时，应当根据诉争商标指定使用商品的相关公众的通常认识，从整体上对商标是否具有显著特征进行审查判断。标志中含有的描述性要素不影响商标整体上具有显著特征，相关公众能够以其识别商品来源的，应当认定其具有显著特征。本案中，申请商标由英文单词‚BEST‛、‚BUY‛以及黄色的标签方框构成，虽然其中的‚BEST‛和‚BUY‛对于指定使用的服务具有一定描述性，但是加上标签图形和鲜艳的颜色，整体上具有显著特征，便于识别。同时，根据新查明的事实，申请商标在国际上有较高知名度，且申请商标在我国已经实际使用，经过使用也具有了一定的知名度。综合上述因素，申请商标能够起到识别服务来源的功能，相关公众能够以其识别服务来源。商标评审委员会和一、二审法院对申请商标的显著性没有进行整体判断，同时未考虑佳选公司新提交的证据，认定申请商标不具有显著性的结论错误，应予纠正。

20.含有描述性要素的商标的显著性的审查判断

在申请再审人长沙沩山茶业有限公司（以下简称沩山茶叶公司）与被申请人国家工商行政管理总局商标评审委员会（以下简

称商标评审委员会）、湖南宁乡沩山湘沩名茶厂（以下简称湘沩名茶厂）等商标行政纠纷案【（2011）行提字第7号）】中，最高人民法院认为，含有描述性要素的商标的显著性的判定，应当根据争议商标指定使用商品的相关公众的通常认识，从整体上对商标是否具有显著特征进行判断，不能因为商标含有描述性文字就认为其整体缺乏显著性；对于使用时间较长，已经建立一定的市场声誉，相关公众能够以其识别商品来源，并不仅仅直接表示商品特点的商标，应认为其具有显著特征。

本案的基本案情是：案外人湖南省宁乡县茶叶公司于1990年5月11日向国家工商行政管理总局商标局（以下简称商标局）申请注册‚沩山牌及图‛商标（即争议商标）。商标局于1991年5月20日核准争议商标注册，后争议商标被转让给沩山茶业公司。争议商标经长期使用，于2002年被认定为湖南省著名商标。2004年6月14日，湘沩名茶厂等六公司以‚沩山毛尖‛为茶叶商品的通用名称，争议商标的注册违反了商标法第十一条第一款、第四十一条第一款的规定为由，向商标评审委员会申请撤销争议商标。商标评审委员会审查认为，‚沩山茶‛是一个历史悠久的茶叶品种，在市场上享有较高的声誉。茶叶是一种地域性很强的商品，茶叶产地的名称同时也表明了此种茶叶突出的、区别于其他产地的茶叶商品的品质特点。依据一般消费习惯，消费者通常将文字部分作为商标的主要识别和呼叫对象，争议商标的文字部分‚沩山‛缺乏显著特征，图形部分亦无法使其整体产生显著性。争议商标的拼音与其文字部分是对应的，文字部分缺乏显著特征，拼音部分亦无法使其产生显著特征。遂裁定撤销争议商标的注册。沩山茶业公司不服，提起行政诉讼。北京市第一中级人民法院一审认为，本案现有证据能够证明湖南省宁乡县沩山乡自古产茶，沩山乡独特的地理和自然环境决定了沩山茶的品质特 44 点，争议商标由沩山牌文字及图组成，一般消费者会将文字部分作为商品的主要识别部分和呼叫对象，故其整体亦不具有显著性。遂判决维持商标评审委员会的裁定。沩山茶业公司不服，提起上诉。北京市高级人民法院二审判决驳回上诉，维持一审判决。沩山茶业公司不服，向最高人民法院申请再审。最高人民法院经审查后提审本案，并于2011年6月29日作出提审判决，撤销一、二审判决及商标评审委员会的裁定，维持争议商标的注册。

最高人民法院再审认为：根据商标法第十一条第一款第（二）、（三）项之规定，‚仅仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的‛、‚缺乏显著特征的‛的标志不得作为商标注册。判断争议商标是否应当依据上述法律规定予以撤销时，应当根据争议商标指定使用商品的相关公众的通常认识，从整体上对商标是否具有显著特征进行判断，不能因为争议商标含有描述性文字就认为其整体缺乏显著性。本案争议商标由沩山牌文字、拼音及相关图形组成，并非仅由沩山文字及其拼音组成，其商标组成部分中的图形亦属该商标的重要组成部分。此外，根据原审法院查明的事实，争议商标自1991年5月20日核准注册，已经经过了近二十年的使用，且在2002年被评为湖南省著名商标。鉴于本案争议商标使用时间较长，已经建立一定的市场声誉，相关公众能够以其识别商品来源，并不仅仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，商标评审委员会、原审法院以争议商标含有沩山文字就认为其整体缺乏显著性，属于认定事实错误，应予纠正。

21.类似商品认定中对产品用途的考虑

在申诉人湖南省长康实业有限责任公司（以下简称长康公司）与原审被告国家工商行政管理总局商标评审委员会（以下简

称商标评审委员会）、被申诉人长沙加加食品集团有限公司（以下简称加加公司）商标异议复审行政纠纷案【（2011）知行字第7号】中，最高人民法院认为，类似商品判断中考虑商品的用途时，应以其主要用途为主，如果产品的不同用途面对的是不同的消费对象，一般情况下应该以注意程度较低的消费者为准。

本案的基本案情是：案外人长沙巨龙实业有限公司于1996年1月31日申请注册‚加加及图‛商标（即引证商标一），1997年6月21日核准注册，注册号为第1035667号，核定使用在第30类酱油商品上。1998年6月28日，该商标经核准转让给加加酱业（长沙）有限公司（以下简称加加酱业公司）。加加酱业公司于1998年5月21日申请注册‚加加‛商标（即引证商标二）、‚加加JIAJIA及图‛商标（即引证商标三），均于1999年10月7日核准注册，注册号分别为第1321453号、第1321451号，核定使用在第30类酱油、醋、调味品、酱菜（调味品）、佐料（调味品）、味精、蚝油商品上。1999年7月9日，长康公司向国家工商行政管理总局商标局（以下简称商标局）申请注册‚加加JIAJIA‛商标（即被异议商标），商标局于2000年8月28日经初步审定，商标注册号为第1482338号，指定使用在第29类芝麻油商品上。加加酱业公司针对被异议商标提出异议申请，商标局于2002年10月16日裁定被异议商标核准注册。加加酱业公司不服，向商标评审委员会申请复审。加加酱业公司其后经两次更名，变更为本案加加公司。2009年12月7日，商标评审委员会作出第34098号商标异议复审裁定（以下简称第34098号裁定），维持了商标局的裁定。加加公司不服，提起行政诉讼。北京市第一中级人民法院一审认为，芝麻油与酱油产品属于类似商品，被异议商标的注册不符合商标法第二十八条的规定，判决撤销第34098号裁定，责令商标评审委员会重新作出裁定。长康公 46 司不服，提起上诉。北京市高级人民法院二审判决驳回上述，维持一审判决。长康公司向最高人民法院申请再审。最高人民法院于2011年8月31日裁定驳回了长康公司的再审申请。

最高人民法院审查认为：根据《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第15条的规定，判断商品是否类似，应当考虑商品的功能、用途、生产部门、销售渠道、消费群体等是否相同或者具有较大的关联性，是否容易使相关公众认为是同一主体提供的，或者其提供者之间存在特定联系。根据查明的事实，芝麻香油是芝麻油主要面向普通消费者的产品形态，其可用作调味，而且其产品包装规格更类似于酱油、醋这样的调味品，即一般为小瓶包装，与其他食用油明显不同。芝麻油作为食用油脂更主要是作为食用调和油的原料，而不是独立的产品。关于芝麻油的其他用途，比如作为其他产品的生产原料等，一方面，对于产品用途的判断，应以其主要用途为主；另一方面，如果产品的不同用途面对的是不同的消费对象，一般情况下应该以注意程度较低的消费者为准。本案中，应以家庭烹饪用品的消费者作为相关公众，对于此类普通消费者来讲，其普遍的认知应该是芝麻油是调味品的一种。此外，判断商品是否类似除主要应考虑前述的功能、用途等因素外，相关商标的知名度对于判断是否容易引起相关公众混淆也会产生影响。本案中，相关证据可以证明引证商标在被异议商标申请注册时已在湖南省具有一定的知名度。因此，原审法院认定芝麻油与酱油等商品构成类似商品，从而撤销第34098号裁定是正确的。

22.关联商品可视情纳入类似商品范围

在申请再审人杭州啄木鸟鞋业有限公司（以下简称啄木鸟公司）与被申请人国家工商行政管理总局商标评审委员会（以下简

称商标评审委员会）、七好（集团）有限公司（以下简称七好公司）商标争议行政纠纷案【(2011)知行字第37号】（以下简称‚啄木鸟‛商标争议行政案）中，最高人民法院认为，避免来源混淆是商品类似关系判断时需坚持的基本原则，如果近似商标在具有一定关联性的商品上共存，容易使相关公众认为两商品是由同一主体提供或者其提供者之间存在特定联系，应认定两商品构成类似商品。

本案的基本案情是：啄木鸟公司于2000年5月26日向国家工商行政管理总局商标局（以下简称商标局）申请注册第1609312号图形商标（即争议商标），指定使用在第25类2507群的鞋、靴商品，指定使用颜色为啄木鸟通体为黑色，嘴的下部为绿色。商标局于2001年8月7日核准该商标注册。2004年2月3日，七好公司向商标评审委员会提出撤销争议商标注册申请，并援引四个商标为引证商标，其中引证商标一为七好公司于1993年1月3日在第25类服装商品上申请、1994年3月7日核准注册的第680928号‚鸟图形+TUCANO‛商标。商标评审委员会审查认为，争议商标指定使用的鞋、靴商品与各引证商标指定使用的服装、领带、皮包等商品所属的范围和领域不同，消费者获取上述商品的渠道有所区别，在《类似商品和服务区分表》中亦不属同一类似群组，不属于类似商品；争议商标与引证商标未构成使用在同一种或类似商品上的近似商标。据此，商标评审委员会作出商评字“2009”第2577号商标争议裁定书（简称第2577号裁定），维持争议商标注册。七好公司不服，提起行政诉讼。北京市第一中级人民法院一审认为，争议商标指定使用的鞋、靴商品与引证商标指定使用的服装、领带、皮包等商品不属于类似商品，争议商标与引证商标使用在非类似商品上，不会导致普通消费者对商品来源的混淆误认，故判决维持第2577号裁定。七好公司不服，48 提起上诉。北京市高级人民法院二审认为，争议商标与引证商标两者指定使用商品虽不为同一类似群组，但均为穿戴类商品，商品及生产商品的企业关联性极强，属于关联商品，其在市场上的共同使用易使消费者对其商品来源产生混淆、误认。遂判决撤销一审判决和第2577号裁定。啄木鸟公司不服，向最高人民法院申请再审。最高人民法院于2011年7月12日驳回了啄木鸟公司的再审申请。

最高人民法院审查认为：商标法设臵商品类似关系，是因为商标主要是按商品类别进行注册、管理和保护。在商标授权确权和侵权判定过程中，进行商标法意义上相关商品是否类似的判断，并非作相关商品物理属性的比较，而是主要考虑商标能否共存或者决定商标保护范围的大小。避免来源混淆是商品类似关系判断时要坚持的一项基本原则。本案中，争议商标指定使用的商品为鞋和靴，引证商标核定使用的商品是服装等。虽然两者在具体的原料、用途等方面具有一些差别，但是两者的消费对象是相同的，而且在目前的商业环境下，一个厂商同时生产服装和鞋类产品，服装和鞋通过同一渠道销售，比如同一专卖店、专柜销售的情形较为多见。同时，争议商标与引证商标中的‚鸟图形‛虽然在细部上略有差异，但两者基本形态相同，且根据查明的事实，引证商标通过使用具有较高的知名度。在这种情况下，如果两商标在服装和鞋类商品上共存，容易使相关公众认为两商品是同一主体提供的，或者其提供者之间存在特定联系。因此，争议商标与引证商标构成类似商品上的近似商标。

23.《类似商品和服务区分表》对类似商品认定的作用 在前述‚啄木鸟‛商标争议行政案中，最高人民法院还阐述了《类似商品和服务区分表》（以下简称《区分表》）对认定类似

商品或者服务的作用。最高人民法院认为，《区分表》可以作为判断类似商品或者服务的参考，但不能机械、简单地以《区分表》为依据或标准，而应当更多地考虑实际因素，结合个案的情况进行认定。

最高人民法院审查认为：《区分表》是我国商标主管机关以世界知识产权组织提供的《商标注册用商品和服务国际分类》为基础，总结我国长期的商标审查实践并结合我国国情而形成的判断商品和服务类似与否的规范性文件。该表对类似商品的划分是在综合考虑了商品的功能、用途、生产部门、销售渠道、销售对象等因素的基础上确定的。因此，《区分表》可以作为判断类似商品或者服务的参考。尤其商标注册申请审查，强调标准的客观性、一致性和易于操作性，为了保证执法的统一性和效率，商标行政主管机关以《区分表》为准进行类似商品划分并以此为基础进行商标注册和管理，符合商标注册审查的内在规律。但是，商品和服务的项目更新和市场交易情况不断变化，类似商品和服务的类似关系不是一成不变。商标异议、争议是有别于商标注册申请审查的制度设臵，承载不同的制度功能和价值取向，更多涉及特定民事权益的保护，强调个案性和实际情况，尤其是进入诉讼程序的案件，更强调司法对个案的救济性。在这些环节中，如果还立足于维护一致性和稳定性，而不考虑实际情况和个案因素，则背离了制度设臵的目的和功能。因此在商标异议、争议和后续诉讼以及侵权诉讼中进行商品类似关系判断时，不能机械、简单地以《区分表》为依据或标准，而应当考虑更多实际要素，结合个案的情况进行认定。《区分表》的修订有其自身的规则和程序，无法解决滞后性，也无法考虑个案情况。把个案中准确认定商品类似关系寄托在《区分表》的修订是不现实和不符合逻辑的，相反个案的认定和突破才能及时反映商品关系变化，在必要时也可 50