以“商标使用”来定纷两“鳄鱼”之争0805_公共品牌商标使用规范

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以“商标使用”来定纷两“鳄鱼”之争

一、案情脉络：

3500条中国定牌加工的鳄鱼牌女士牛仔裤，在上海海关申报出口韩国时突然被扣留，理由是这些牛仔裤涉嫌侵犯香港鳄鱼恤有限公司（以下称鳄鱼恤公司）所拥有的“CROCODILE”商标专用权。作为中国境内定牌加工企业的无锡艾弗国际贸易有限公司（以下简称无锡公司）将鳄鱼恤公司告上法庭，请求确认其没有侵犯鳄鱼恤公司“CROCODLE”商标的专用权。

上海市浦东新区人民法院作出一审判决，确认原告无锡公司申报出口韩国的服装上使用“Crocodile及图”和“CROCODILE”商标的行为不构成对被告鳄鱼恤公司享有的“CROCODILE”注册商标专用权的侵犯。

◆无锡公司的定牌加工：

2009年12月2日，无锡公司与韩国艾弗公司签订了一份《加工合同》，由无锡公司加工一批女士牛仔裤，数量3500条，单价11.3美金。此前，无锡公司一直从事服装定牌加工业务，并且多年接受韩国艾弗公司、韩国亨籍公司的委托订单，加工经（新加坡）鳄鱼国际机构私人有限公司授权的鳄鱼牌服装，这些服装根据订单全部出口至韩国，在中国国内不进行任何销售。

◆产品出口一波三折：

2010年1月29日，无锡公司加工完毕后申报出口，上海海关向其发出《扣留侵权嫌疑货物告知书》，告知上述货物涉嫌侵犯鳄鱼恤公司的“CROCODILE”注册商标专用权，海关已予以扣留。无锡公司收到告知书后随即向海关提出异议。

2010年3月17日，无锡公司向浦东法院提起诉讼，请求法院确认其不侵犯鳄鱼恤公司的注册商标专用权。

10月11日，上海海关向鳄鱼恤公司发出《侵权嫌疑货物知识产权状况认定通知书》，对无锡公司申报出口韩国的女士牛仔裤不能认定是否侵犯其“CROCODILE”的商标专用权。海关要求鳄鱼恤公司在11月8日前向法院申请采取责令停止侵权行为或财产保全的措施，并将法院有关协助执行通知送达海关。后因鳄鱼恤公司逾期采取措施，海关将放行有关货物，产品出口韩国。

二、案情浅析：

原告（无锡公司）认为，牛仔裤上使用的争议商标系新加坡鳄鱼公司在韩国的注册商标，并授权韩国亨籍公司使用该鳄鱼商标，而与原告具有定牌加工合同关系的韩国艾弗公司也是基于韩国亨籍公司对鳄鱼品牌的再授权，因此，无锡公司对

“Crocodile及图”商标和“CROCODILE”商标的使用不构成对被告香港鳄鱼恤公司注册商标的使用；再有，无锡公司生产的产品全部出口韩国，不会造成国内相关公众的混淆和误认。

被告香港鳄鱼恤公司辩称，自己是“CROCODILE”商标在中国的唯一合法拥有者，无锡公司在韩国获得的注册商标使用权并不能成为在中国使用的依据；无锡公司所在商品或服务上标注商标就是一种“使用”。

◆本案核心焦点在于定牌加工企业无锡公司在国内生产附有“Crocodile及图”商标和“CROCODILE”商标（以下简称争议商标）的牛仔裤的行为是否构成对鳄鱼恤公司注册商标专用权的侵害，即无锡公司对委托方韩国艾弗公司鳄鱼商标的使用是否构成商标法上的使用？即这种商标的使用是否造成相关公众的混淆和误认？这两个问题的否定回答才能判定无锡公司侵害新加坡鳄鱼商标的专用权。

◆我国《商标法》第五十二条第一款规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的，属侵犯注册商标专用权。而中国商标法以及其实施条例所称商标的使用，包括商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上等等。本案原告无锡公司的将争议商标使用贴附在牛仔裤上的行为属于将商标直接用于其生产产品上，属于使用，但不属于商标使用，因为无锡公司接受境外公司委托而进行的涉外定牌加工的产品没有投入流通环节，属于产品，而非“商品”,前者是产品价值领域的概念，后者主要指产品投入流通后用于交换后经济学上的概念，原告产品没有在中国境内销售，仅仅只负责生产，不属于商标法及其实施条例上所指的商品，况且，被告称原告可能在中国市场上销售，但没有证据证明，应当不予采信。因此，对于本案的第一个焦点问题的回答是肯定的，即无锡公司对争议商标的使用不属于商标法上的使用。

◆同样的逻辑，既然产品没有在中国境内销售，中国市场的消费者也没有机会接触到这类产品从而获得错误的信息；争议商标并非马德里注册的国际商标，受商标地域保护原则的限制，也不可能产生令中国境内相关公众的混淆和误认的事实，这一点符合北京市高级人民法院在《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》中的精神：造成相关公众的混淆、误认是构成侵犯注册商标专用权的前提。因此，对上述第二个焦点问题的回答也是否定的。

三、结后语：

◆国内定牌加工企业是否应当尽到善良与注意义务？

随着对外贸易的不断发展，我国沿海自取的定牌加工企业大量出现，再一次证实了中国“世界工厂”的说辞，这些企业大多数都处于产业链的末端，受制于资金少、人数少、技术落后的客观劣势，只能被动接受国外企业的委托加工，成“他人之美”，做“他人嫁衣”，这种现状还将持续很长一段时间，因此，让这些被动制造类型的企业去审查国外委托方的商标权资质是不切实际的，而且很难操作，只能在委托定牌加工合同中确定商标权保护条款，从而有效避免自身在商标权纠纷中要承担的连带责任。

◆ 是否给涉外定牌加工企业“法外开恩”？排除其商标侵权责任。

有学者认为，涉外贴牌加工商标侵权纠纷的处理应参照适用《联合国国际货物销售合同公约》的规定，权利人不能以出卖人的国家的法律为基础主张权利，而应当以销售地国家的法律为基础主张权利。因为，只有在货物的销售地，才会发生挤占权利人市场，损害权利人利益的问题。而在出卖人的国家，不存在货物销售，不会挤占权利人的市场，损害权利人的利益，也不会发生消费者混淆的问题。

加之，OEM在中国的发展环境还相当不成熟，存在着法律法规相对滞后、法律规定之间相互冲突，以及国内企业缺乏法律意识等问题，又因定牌加工对我国注册商标权人和国家发展出口、促进经济发展、缓解就业压力等方面的益处，建议企业在大量接受贴牌生产加工的前提下，一定要培养自己的名牌商品，降低制造成本，提升市场竞争力。