专利代理人实务_专利代理人考试实务

2020-02-29 其他范文 下载本文

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撰写的咨询意见: 尊敬的A公司:

很高兴贵方委托我所代为办理有关空气净化器的专利申请案,经仔细阅读申请文件及现有技术,我认为贵公司目前的发明申请文件(贵公司技术人员撰写的权利要求书)存在一些不符合《专利法》和《专利法实施细则》规定的问题,将会影响本发明专利申请的授权前景(现一一指出)。

审查意见模板:

一、修改后的权利要求书

二、意见陈述书

尊敬的审查员:

本意见陈述书是针对国家知识产权局专利局于XX年XX月X日就CNXXXXX号发明专利申请发出的第一次审查意见通知书的答复,随此意见陈述书附上重新撰写的权利要求书和修改后的说明书替换页。

(一)修改说明

申请人基本同意审查意见通知书中的第XX条审查意见,并根据《专利法实施细则》第五十一条第三款的规定,对权利要求书进行了如下修改:

1、修改了独立权利要求1,增加了区别技术特征。以使修改后的权利要求满足专利法第22条中规定的新颖性和创造性。删除了。。保留了。。以解决原权利要求中由于同时存在上、下位概念而限定出不同的保护范围,导致保护范围不清楚的缺陷。该修改的依据来自于说明书XX。

5、删除了权利要求4。申请人同意审查意见通知书中关于权利要求4与对比文件2相比没有新颖性的审查意见。对比文件2公开了。由此可见,对比文件2已经公开了本申请原权利要求4的全部技术特征,且属于同一个技术领域,解决相同的技术问题,并具有相同的技术效果,所以 不具有新颖性,应当删除。

。。。以上修改均未超出原始说明书和权利要求书所记载的范围,符合《专利法》第三十三条的规定,并且上述修改也是针对通知书指出的缺陷进行修改,符合《专利法实施细则》第五十一条第三款的规定。

(二)修改后权利要求书能够得到说明书的支持。

申请人不同意审查员所指出的,原权利要求1和3得不到说明书支持的审查意见。说明书X段明确记载。。

在判断权利要求是否得到说明书的支持时,应当考虑说明书的全部内容,而不是仅限于具体实施方式部分的内容。本领域技术人员能够确定本申请的方法和设备适用于任何需要油炸的食品,因此修改后的权利要求书能够得到说明书的支持。

(三)修改后的权利要求的新颖性和创造性

1、修改后的权利要求书分别相对于对比文件1或对比文件2具有专利法第二十二条第二款规定的新颖性,理由如下:

(1)本发明修改后的独立权利要求1,公开了X区别技术特征。

对比文件1公开的技术方案是:

不论是在对比文件1的文字中还是附图中均未公开

该区别技术特征,因此,本发明独立权利要求1的技术方案与对比文件1相比符合《专利法》第二十二条第二款中新颖性的规定。

对比文件2公开的技术方案是:

不论是在对比文件1的文字中还是附图中均未公开

该区别技术特征,因此,本发明独立权利要求1的技术方案与对比文件2相比符合《专利法》第二十二条第二款中新颖性的规定。(2)由于修改后的从属权利要求XXX均为独立权利要求1的从属权利要求,因此这些从属权利要求分别与对比文件1或者对比文件2相比,也都符合《专利法》第二十二条第二款新颖性的规定。

或者:对比文件1没有公开权利要求1中。。技术特征,因此权利要求1的技术方案与涉案专利所公开的技术方案实质不同,因此权利要求1相对。。具备新颖性。

2、修改后的权利要求书分别相对于对比文件1或对比文件2具有专利法第二十二条第二款规定的创造性,理由如下:

(1)①确定最接近的现有技术

对比文件1、2与本发明的技术领域相同,但由于对比文件1与本发明要解决的技术问题更为接近,所公开的技术特征也更多,因此对比文件1是本发明最接近的现有技术。

②确定区别技术特征和实际解决的技术问题 与最接近现有技术对比文件1相比,权利要求1所述的技术方案与最接近的现有技术对比文件1相比,其区别技术特征是XX,该区别技术特征要解决的技术问题是XX。

③确定是否存在技术启示

对比文件1中既没有公开上述区别技术特征也没有给出解决上述技术问题的启示,而对比文件2中同样也没有公开上述区别技术特征,没有给出解决上述技术问题的启示。并且这样的技术特征也不是本领域技术人员用来解决技术问题的公知常识,因此本领域技术人员将现有技术与本领域的公知常识结合起来,也不能得到将此区别技术特征用来解决本发明所解决的技术问题的启示。

因此本领域技术人员由对比文件1.2及公知常识,没有动机将这些现有技术结合起来得到修改后的权利要求1的技术方案,因此该权利要求相对上述两项现有技术和公知常识具有非显而易见性,具有突出的实质性特点。

由于采用修改后的权利要求1的技术方案能够解决XX的技术问题,因此该权利要求的技术方案也具有显著的进步。

因此,权利要求1相对于上述两项现有技术具有突出的实质性特点和显著的进步,具有《专利法》第二十二条第三款规定的创造性。

【对比文件 2 中虽然公开了技术特征 yy,但是该 yy 在对比文件 2 公开的内容中所要解决的问题是,在解决该问题时其所起到的作用是 YY,因此,权利要求 1 的技术特征 XX 和对比文件 2 中公开的技术特征 yy 在解决各自要解决的技术问题时所起到的作用是不相同的,对比文件 2 中并没有给出启示,权利要求 1 相对于对比文件 1 和对比文件 2 是非显而易见的,具有突出的实质性特点;修改后的权利要求 X 的有益效果是 XX,因此其相对于对比文件 1 和对比文件 2 具有显著的进步。】

(2)修改后的从属权利要求XX均为修改后的独立权利要求1的从属权利要求,由于修改后的独立权利要求1具有创造性,因此这些从属权利要求相对于上述两项现有技术也具有《专利法》第二十二条第三款规定的创造性。

综上所述,修改后的申请文件已经克服了第一次审查意见通知书中所指出的各种缺陷,符合《专利法》、《专利实施细则》和《专利审查指南》的有关规定,希望审查员在考虑上述陈述意见后,能早日批准本申请为发明专利。如果审查员在继续审查过程中认为本申请还存在其他缺陷,希望能再给申请人一次修改专利申请文件或者会晤的机会,以便同审查员进一步交换意见,申请人及代理人也将会极力配合审查员的工作。

专利代理人

(电话)

答复无效宣告请求模板

一、修改后的权利要求书 合并修改形成的独立权利要求不需要重新划界。

二、针对无效宣告请求的意见陈述书

尊敬的专利复审委员会:

专利权人接到专利复审委员会转来的无效请求人XXX于XX年XX月XX日提交的《专利权无效宣告请求书》及所附对比文件X,随后又收到转来的该请求人XXX于XX年XX月XX日提交的补充意见及对比文件X1。现针对无效请求人提出的所有无效意见、理由及证据进行如下答辩:

(一)无效请求人提交的证据及意见的效力。

超过了一个月的举证期限,并且也不属于《专利审查指南》规定的例外的情况,因此对于提交的补充意见和对比文件X,专利复审委员会应当全部不予考虑。

(二)针对无效请求人提出的理由和证据。专利权人对权利要求书进行了修改,修改后的权利要求书已经符合《专利法》、《专利实施细则》及《专利审查指南》的各项规定。

将独立权利要求1删除并将从属权利要求2和3合并形成新的独立权利要求1。新修改的独立权利要求1的技术方案已记载在原说明书中结合图X和图X1所描述的本专利的包装体的第一实施例中。删除了授权公告的权利要求X中的“…”的技术方案,此外还相应地修改了权利要求的编号和引用关系。修改后的独立权利要求1没有超出原说明书和权利要求书记载的范围,也没有扩大原专利的保护范围,且符合《专利法》及其实施细则和《专利审查指南》中关于无效期间对专利文件修改的各项规定。(专利权人请求专利复审委员会在修改后的权利要求书的基础上进行审查。)

1、修改后的权利要求1具有《专利法》第22条第2款规定的新颖性。(1)本发明修改后的独立权利要求1,公开了X区别技术特征。

对比文件1公开的技术方案是:

不论是在对比文件1的文字中还是附图中均未公开

独立权利要求1中的如下区别技术特征。。

因此,本发明独立权利要求1的技术方案与对比文件1相比符合《专利法》第二十二条第二款中新颖性的规定。

对比文件2公开的技术方案是:

不论是在对比文件1的文字中还是附图中均未公开

该区别技术特征,因此,本发明独立权利要求1的技术方案与对比文件2相比符合《专利法》第二十二条第二款中新颖性的规定。

(2)由于修改后的从属权利要求XXX均为独立权利要求1的从属权利要求,因此这些从属权利要求分别与对比文件1或者对比文件2相比,也都符合《专利法》第二十二条第二款新颖性的规定。

2、修改后的权利要求具有《专利法》第22条第3款规定的创造性,理由如下:(1)①确定最接近的现有技术

对比文件1、2与本发明的技术领域相同,但由于对比文件1与本发明要解决的技术问题更为接近,所公开的技术特征也更多,因此对比文件1是本发明最接近的现有技术。

②确定区别技术特征和实际解决的技术问题 与最接近现有技术对比文件1相比,权利要求1所述的技术方案与最接近的现有技术对比文件1相比,其区别技术特征是XX,该区别技术特征要解决的技术问题是XX。

③确定是否存在技术启示

对比文件1中既没有公开上述区别技术特征也没有给出解决上述技术问题的启示,而对比文件2中同样也没有公开上述区别技术特征,没有给出解决上述技术问题的启示。并且这样的技术特征也不是本领域技术人员用来解决技术问题的公知常识,因此本领域技术人员将现有技术与本领域的公知常识结合起来,也不能得到将此区别技术特征用来解决本发明所解决的技术问题的启示。

也就是说本领域技术人员由对比文件1.2及公知常识都不能结合得到修改后的权利要求 1的技术方案,因此该权利要求相对上述两项现有技术和公知常识具有非显而易见性,具有突出的实质性特点。

由于采用修改后的权利要求1的技术方案能够解决XX的技术问题,因此该权利要求的技术方案也具有显著的进步。

因此,权利要求1相对于上述两项现有技术具有突出的实质性特点和显著的进步,具有《专利法》第二十二条第三款规定的创造性。

(2)修改后的从属权利要求XX均为修改后的独立权利要求1的从属权利要求,由于修改后的独立权利要求1具有创造性,因此这些从属权利要求相对于上述两项现有技术也具有《专利法》第二十二条第三款规定的创造性。

(三)不予考虑的理由

《专利法》第31条第1款不属于《专利法实施细则》第64条第2款规定的无效宣告理由,请求专利复审委员会对该理由不予考虑。

(四)请求人关于的无效宣告理由,没提供具体说明。

根据《专利法实施细则》第64条第1款,以及《审查指南》第四部分第三章的规定,属于请求人在提出无效宣告请求时没有具体说明的无效宣告理由,且在提出无效宣告请求之日起一个月内也未补充具体说明的情形,请求专利复审委员会对该专利无效宣告理由不予考虑。

综上所述,专利权人相信,经过修改的权利要求已经符合《专利法》《专利实施细则》及《专利审查指南》的各项规定,因此请求专利复审委员会在修改后权利要求的基础上维持本专利权有效。

无效宣告请求书模板 尊敬的专利复审委员会:

本请求人XX根据《专利法》第45条和《专利法实施细则》第65条的规定对专利号为XXX、专利权人为XX、名称为“XXX”的发明专利(或实用新型专利)提出无效宣告请求,该专利的申请日为XX,优先权日为XX,授权公告日为XX。

(一)关于证据的使用。

1、请求人提供的证据如下:

2、对比该专利和附件X可知,该权利要求1的技术方案已经记载在附件X的权利要求1中,两者技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期的效果相同,属于相同主题的发明或者实用新型,且该专利的申请日()距其所要求优先权日()在12个月之内,根据《专利法》第29条第2款“申请人自发明或者使用新型在中国第一次提出专利申请之日起12个月内,又向国务院专利行政部门就相同主题提出专利申请的,可以享有优先权”的规定可以享有附件X的优先权。该专利和附件X都是向国家知识产权局提出的专利申请,且附件X的申请日早于该专利的优先权日,其授权公告日晚于该专利的优先权日。因此附件X属于申请在先,公开在后的专利文献,只能用来评价该专利权利要求的新颖性,不能评价该专利权利要求的创造性。

(二)请求人提供的无效宣告理由是:

1、独权 1 不具备《专利法》第二十二条第二款规定的新颖性。

2、权 N 不具备《专利法》第二十二条第三款规定的创造性。

3、说明书„„ 公开不充分,导致所属领域技术人员不能实现,不符合《专 利法》第二十六条第三款的规定。

4、权 P„„,未以说明书为依据,不符合《专利法》第二十六条第四款的 规定。

5、权 M 违背自然规律或不能制造(产品权要)或者使用(方法权要)或不 具有再现性,不能产生积极效果,不具备《专利法》第二十二条第四款规定的实用性。

(三)请求人所依据的事实和理由具体陈述如下:

综上所述,专利号为XX的发明专利(或实用新型专利)的权利要求XX相对于证据X 不符合《专利法》及其是实施细则XX的规定,因此请求专利复审委员会宣告上述发明专利(或实用新型专利)全部(部分)无效。缺乏引用基础

从属权利要求3引用权利要求1或2,但是从属权利要求3中的c在权利要求1中并无记 载,缺乏引用基础。因此,从属权利要求3引用权利要求1时的技术方案保护范围不清楚,不符合专利法第二十六条第四款的规定。

分案申请的说明:2008、2011分别指出这一技术主题的独立权利要求和权利要求书中的独立权利要求的发明点,指出两者之间不存在相同的或相应的特定技术特征,不属于一个总的发明构思,不具备单一性。看题目的描述,在说明具有新颖性创造性时应同时简单论述分案申请的权利要求具有新颖性和创造性的理由。

2015年 1.第一份独立权利要求1的要解决的技术问题是。对现有技术做出贡献的技术特征是。。第二份独立权利要求1要解决的技术问题是。对现有技术做出贡献的技术特征是。。

两份独立权利要求对现有技术做出贡献的技术特征并不相同,彼此在技术上也无相互关联,因此两份独立权利要求之间不存在相同或者相应的特定的技术特征,不属于一个总的发明构思,彼此之间不具有单一性,因此应当分别作为两件专利申请提出。简答题:

(三)简述题 《专利法》、《专利法实施细则》和《专利审查指南》中关于无效期间专利文件修改的有关规定如下: 《专利法》第33条规定:“申请人可以对其专利申请文件进行修改,但是,对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围,对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。” 《专利法实施细则》第69条规定:“在无效宣告请求的审查过程中,发明或者实用新型的专利权人可以修改其权利要求书,但是不得扩大原专利的保护范围。发明或者实用新型专利的专利权人不得修改专利说明书和附图,外观设计专利的专利权人不得修改图片、照片和简要说明。《专利审查指南》中针对无效宣告程序中专利文件的修改的规定是:

1、修改的原则

发明或者实用新型专利文件的修改仅限于权利要求书,其原则是:(1)不得改变原权利要求的主题名称;(2)与授权的权利要求相比,不得扩大原专利的保护范围;(3)不得超出元说明胡和权利要求书记载的范围;(4)一般不得增加未包含在授权的权利要求书中的技术特征。外观设计专利的专利权人不得修改其专利文件。

2、修改的方式

在满足上述修改原则的前提下,修改权利要求书的具体方式一般限于权利要求的删除、合并和技术方案的删除。权利要求的删除是指从权利要求书中去掉某项或者某些权利要求书。权利要求的合并是指两项或者两项以上相互无从属关系、但在授权公告文本中从属于同一独立权利要求的权利要求的合并,所合并的从属权利要求的全部几乎是特征组合在一起形成新的权利要求。在独立权利要求未作修改的情况下,不允许对其从属权利要求进行合并式修改。技术方案的删除是指同一权利要求中并列的两种以上技术方案中删除一种或者一种以上技术方案。

3、修改的时机

在专利复审委员会作出审查决定之前,专利权人可以删除权利要求或者权利要求中包括的技术方案。仅在下列三种情形答复期限内,专利权人可以以合并的修改权利要求书:(1)针对无效宣告请求书;(2)针对请求人增加的无效宣告理由或者补充的证据;(3)针对专利复审委员会引入的请求人未提及的无效宣告理由或者证据。

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